PROCESO 112-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 112-IP-2007

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión . Marca: XORIMAX (nominativa). Actor: sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Proceso interno Nº 1093-2006.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de octubre del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 1093-2006;

El auto de 12 de septiembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED (Inglaterra). Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (INDECOPI). Tercero Interesado: Sociedad NOVARTIS AG.

b) Hechos

El 9 de marzo de 2001, la empresa suiza NOVARTIS AG, solicitó el registro como marca del signo “XORIMAX” (nominativa) para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, de 19 de abril de 2001. El 1 de junio de 2001, la sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, presentó oposición, sobre la base a la marca ZOVIRAX+logotipo, registrada para productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por Resolución Nº 12872-2001/OSD-INDECOPI, de 12 de noviembre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaro: “FUNDADA la oposición formulada por THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, de Inglaterra; y en consecuencia DENEGAR el registro de la marca de productos solicitado por NOVARTIS AG, de Suiza”.

Contra dicha Resolución, NOVARTIS AG interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por Resolución Nº 092-2002/TPI-INDECOPI, de 28 de enero de 2002, por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, que decidió: “REVOCAR la Resolución Nº 12872-2001/OSD-INDECOPI (…) y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto XORIMAX, solicitado por Novartis AG (Suiza) (…)”.

Con éste procedimiento se tiene por agotada la vía administrativa, y la sociedad demandante interpone una demanda contenciosa administrativa la cual fue declarada fundada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 6 de octubre de 2005. Contra esta sentencia, el INDECOPI presentó recurso de apelación, el cual está a cargo de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que, por providencia de 30 de marzo de 2007, dice: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del inciso a) del artículo 136 de la Decisión número 486; y, cuál es la debida aplicación de estos dispositivos (sic) al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo, emita el informe correspondiente (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

The WELLCOME FOUNDATION LIMITED en su demanda contencioso administrativa solicita que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 092-2002/TPI-INDECOPI, ya que esta incurre en error al no haber considerado que “Los signos XORIMAX y ZOVIRAX y logotipo son confundibles al grado de inducir a confusión al público consumidor”, dice que “La secuencia de vocales es idéntica por lo que desde un punto de vista de conjunto el público consumidor no estará en capacidad de diferenciar los signos en el mercado, resultando ser fonéticamente muy similares; aspecto más importante dado que por lo general los signos son conocidos y difundidos verbalmente en el mercado”. Y que existe jurisprudencia administrativa al respecto.

Concordante con lo establecido por la Oficina de Signos Distintivos sobre la pronunciación de los signos manifiesta que “las primeras letras de los signos, Z y X, esta será la misma, en vista de que en nuestro país se le otorga el mismo sonido al vocalizarlas”. Continúa argumentando que “para que dos marcas puedan ser confundibles, no es necesario que todos sus elementos constitutivos sean semejantes, la sola similitud de los elementos principales puede originar tal cosa; y en el presente caso, la forma en que están constituidas y colocadas las letras producen una impresión visual muy semejante, y siendo el público consumidor distraído por naturaleza, los elementos del signo solicitado no le producirán una impresión netamente distinta de nuestra marca ZOVIRAX y logotipo, por lo tanto la posibilidad que pueda confundirlas es bastante alta, debido a que no va a tener facilidad para comparar la una con la otra”.

Finaliza...