PROCESO 33-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 33-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina; de los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 123 de su Estatuto; y, de oficio, de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121 y 122 de su Estatuto, y 150 de la Decisión 486, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 17686-2013. Actor: ASTELLAS PHARMA INC. Marca denominativa VIBATIV.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 015-2014-SCS-CS de 15 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el 20 de enero de 2015, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 17686-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de julio de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: ASTELLAS PHARMA INC.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   DROGUERÍA LOS ANDES S.A.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad ASTELLAS PHARMA INC., solicitó el 06 de agosto de 2009, el registro como marca del signo denominativo VIBATIV, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones y sustancias farmacéuticas”.

   2. El 17 de noviembre de 2009, la sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A., formuló oposición sobre la base de su marca denominativa VIVACTIV (Certificado 87849), para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza “perfumería, jabones, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos y productos de limpieza”.

   3. El 7 de enero de 2010, la sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A., manifestó que si bien formuló oposición sobre la base de su marca VIVACTIV para distinguir productos de la Clase 3, también ha solicitado el registro de dicho signo en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza el 28 de octubre de 2008, para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

   4. Mediante proveído de fecha 8 de enero de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, dejó constancia de que no se consideraría como fundamento de la oposición la solicitud de registro de la marca VIVACTIV para la Clase 5.

   5. El 18 de enero de 2010, la sociedad ASTELLAS PHARMA INC., limitó la solicitud de registro a “preparaciones antibióticas”.

   6. Mediante proveído de fecha 19 de enero de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, tuvo presente la limitación de productos dejando constancia que el signo solicitado distinguirá “preparaciones antibióticas”.

   7. El 7 de mayo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 1074-2010/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición y, denegó de oficio el registro solicitado sobre la base de la marca denominativa VIVACTIV.

   8. El 4 de junio de 2010, la sociedad ASTELLAS PHARMA INC., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   9. El 4 de junio de 2010, la sociedad ASTELLAS PHARMA INC., también formuló acción de cancelación por falta de uso contra la marca VIVACTIV (Certificado 87849), para distinguir productos de la Clase 3, cuya titularidad está en cabeza de la sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A.

   10. El 17 de diciembre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 2895-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada.

   11. La sociedad ASTELLAS PHARMA INC., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución.

   12. El 5 de enero de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución 006-2011/TPI-INDECOPI, dispuso revocar la Resolución 12432-2009/DSD-INDECOPI de fecha 17 de julio de 2009, y otorgar el registro del signo VIVACTIV en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A.

   13. El Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 23 de abril de 2012, declaró infundada la demanda.

   14. El 30 de mayo de 2012, la sociedad ASTELLAS PHARMA INC., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   15. La Segunda Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 09 de julio de 2013, confirmó la sentencia impugnada.

   16. El 09 de octubre de 2013, la sociedad THERAVANCE INC., sucesor procesal de la sociedad ASTELLAS PHARMA INC., presentó recurso de casación contra la anterior sentencia.

   17. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   18. Señala, que resulta jurídicamente imposible que la autoridad nacional haya basado su decisión en la marca VIVACTIV para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   19. Agrega, que la Autoridad Nacional no puede sorprender durante el trámite administrativo con marcas que no formaron parte de la controversia y que fueron excluidas expresamente del análisis. Por lo tanto, a efectos de preservar la seguridad jurídica, es necesario que se respete la etapa de saneamiento procesal, inclusive en la vía administrativa.

   20. Manifiesta, que si la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI hubiese tenido en cuenta que la marca VIVACTIV (Clase 3), fue cancelada por falta de uso, su decisión habría tenido que orientarse en un sentido revocatorio y no confirmatorio, como sucedió en el caso sub examine.

   21. Indica, que existe diferencia conceptual, gráfica y fonética entre los signos en conflicto, así como marcadas divergencias entre los productos que identifican. Por lo tanto, no se configuró el riesgo de confusión y mucho menos el de conexión competitiva.

   22. Agrega, que se debe tener en cuenta el principio de especialidad para establecer las diferencias que existen entre los signos en conflicto.

   23. Argumenta, que actualmente coexisten varias marcas que se asemejan al signo solicitado en el mercado, ya que emplean la partícula de uso común ACTIV.

       2. Argumentos de la contestación a la demanda.

       Por parte del INDECOPI

   24. Indica, que la solicitud de registro del signo denominativo VIVACTIV para la Clase 5, fue anterior a la solicitud de registro del signo denominativo VIBATIV.

   25. Manifiesta, que no obstante la decisión de la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, consistente en no tener en cuenta en la oposición la solicitud previa del signo VIVACTIV para la Clase 5, la autoridad nacional debe proceder a realizar el examen de registrabilidad así no se hayan formulado oposiciones.

   26. Argumenta, que la supuesta cancelación de registro por falta de uso de la marca VIVACTIV en la Clase 3 jamás se produjo. Por lo tanto, mal obra el demandante en aseverar un hecho que se encuentra en trámite.

   27. Arguye, que los signos en conflicto no sólo son confundibles entre sí desde el punto de vista conceptual, gráfico y fonético, sino que también incurren en el riesgo de la conexión competitiva (Clases 5 y 3).

   28. Indica, que en gracia de discusión pudo haberse acogido el argumento de la coexistencia de marcas formulado por el demandante, si muchas de las marcas que planteó como ejemplos no hubiesen sido canceladas por falta de uso.

       Por parte de...