PROCESO 33-IP-2011

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1978
• Número de registro: 33-IP-2011
• Fecha de publicación: 16 Septiembre 2011
• Sección: Procesos
• Año: 2011
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 33-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación de oficio de los artículos 135 literales e) y l), 221, 222 y 223 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A.

Marca: “CUBA SI” (denominativo).

Expediente Interno N° 2006-00078.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós (22) días del mes de junio del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diez (10) de junio de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

Demandante: la sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA.

2. Actos demandados

La sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

• Resolución No. 26355 de 12 de octubre de 2005, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 27266, de 29 de octubre de 2004, declarando infundada la oposición presentada por la sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A. y concedió, en consecuencia, el registro del signo “CUBA SI” (denominativo) a favor de la sociedad PRODUCTOS M & M Ltda. para distinguir brandy, producto comprendido en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

1. Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

• El 19 de marzo de 2004, la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA. solicitó el registro del signo “CUBA SI” (denominativo), para distinguir vinos, licores y demás bebidas alcohólicas (excepto cervezas), productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

• El 30 de abril de 2004, la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 539.

• El 3 de julio de 2004, la sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A. presentó oposición en contra de la solicitud referida, sobre la base del registro de su marca “CUBAY” (mixta), en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentó, asimismo, que el signo solicitado puede inducir a engaño a los consumidores en relación con la procedencia del producto así como sobre sus cualidades.

• El 29 de octubre de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 27266, por medio de la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar, en consecuencia, el registro del signo “CUBA SI” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA.

• El 18 de noviembre de 2004, la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

• La sociedad PRODUCTOS M & M LTDA. limitó la solicitud de registro del signo “CUBA SI” (denominativo), para distinguir únicamente “brandy”.

• El 10 de marzo de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 005200, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

• El 12 de octubre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 26355, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 27266, de 29 de octubre de 2004, declarando infundada la oposición presentada por la sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A. y concedió, en consecuencia, el registro del signo “CUBA SI” (denominativo) a favor de la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA. para distinguir brandy, producto comprendido en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

2. Fundamentos de la Demanda

La sociedad HAVANA RUM LIQUORS S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “(…) el uso de la expresión CUBA para identificar ‘brandy’ (una bebida alcohólica, así como el ron o la cerveza), sí resulta engañosa y puede llegar a generar a error, no solamente respecto del origen del producto, sino también respecto de su naturaleza y de sus cualidades”.

• “(…) el carácter engañoso de la marca CUBA SI, solicitada por la sociedad PRODUCTOS M & M LTDA. y equivocadamente registrada por la entidad demandada, surge del hecho de que contiene una indicación geográfica (CUBA) internacionalmente reconocida por la excelente calidad de las bebidas alcohólicas que allí se producen. Así pues, el uso de la palabra CUBA en una marca que pretende identificar bebidas alcohólicas (así sean diferentes del ron o las cervezas), puede llegar a inducir a engaño a los consumidores, (…)”.

• “(…) considerando que CUBA es reconocida mundialmente por la producción de bebidas alcohólicas y que con la marca se pretende identificar una bebida alcohólica, resulta lógico que los consumidores puedan creer equivocadamente que tal producto proviene de Cuba. De esta forma, aunque el engaño no se produzca efectivamente, existe sin lugar a dudas el riesgo de que exista, condición suficiente para concluir que el signo CUBA SI no puede acceder a registro”.

3. Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “No existen semejanzas en el aspecto gráfico, ortográfico y auditivo entre ‘CUBA SI’ solicitada y ‘CUBAY (registrada)’. Para establecer el riesgo de confusión es imperativo analizar adicionalmente el tipo de productos o servicios que los signos pretendan distinguir, esto es la cobertura de los signos, en razón al principio de la especialidad sobre la base de las (sic) relación de los productos o servicios”.

• “(…) se tiene que la marca solicitada ‘CUBA SI’ para distinguir ‘BRANDY’ producto comprendido en la clase 33 de la nomenclatura vigente no sugiere ninguna cualidad o alguna característica que este producto posea; el signo ‘CUBA SI’ solicitado es suficientemente distintivo, y no se puede indicar que por la inclusión del término ‘CUBA’ se esté indicando un origen geográfico determinado, o unas características específicas del producto; en consecuencia el signo ‘CUBA SI’ no se enmarca dentro de los requisitos exigidos para que incurra en la causal de riesgo a engaño descrita en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 y no tiene relación directa con RON CUBANO”.

4. Tercero Interesado

La sociedad PRODUCTOS M & M LTDA. en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “No existe prueba alguna para aseverar que el producto que marque nuestro cliente con el signo ‘CUBA SI’ no provenga de Cuba. De hecho, creemos que la apoderada actora es abogada de empresas que importan licores y los identifican en Colombia con marcas propias. Lo cierto es que no...