PROCESO 33-IP-2010

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1853
• Número de registro: 33-IP-2010
• Fecha de publicación: 13 Julio 2010
• Sección: Procesos
• Año: 2010
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 33-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de su Estatuto, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

Actor: MERCK & CO. INC.

Patente: “5-CLORO-3(4-METANSULFONILFENILO)-6-METIL-(2,3) BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS”.

Expediente Interno N° 1831-2009.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 14 de abril de 2010.

1. Antecedentes

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

La parte demandante es: MERCK & CO. INC.

La parte demanda la constituye: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI- y el Procurador de la República encargado de los Asuntos Judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros de la República de Perú.

2. Acto demandado

La sociedad MERCK & CO. INC. impugnó la Resolución Administrativa N° 0875-2005/TPI-INDECOPI de 11 de agosto de 2005, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, a través de la cual se confirmó la Resolución No. 000200-2005/OIN-INDECOPI de 23 de febrero de 2005 que denegó la patente de invención “5-CLORO-3(4-METANSULFONILFENILO)-6-METIL-(2,3) BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS”, solicitada por MERCK & CO. INC.

3. Hechos relevantes

a) Los hechos

Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 17 de mayo de 2001, MERCK & CO. INC. solicitó ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, el otorgamiento de la patente de invención “5-CLORO-3(4-METANSULFONILFENILO)-6-METIL-(2,3) BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS”.

2. El 28 de enero de 2002, se publicó en el diario oficial “El Peruano” el aviso correspondiente a la solicitud en referencia.

3. El 25 de noviembre de 2003, el examinador de patentes emitió el informe técnico WI.84.03, en el cual señaló que las reivindicaciones 1 a 21 son claras y concisas; que las reivindicaciones 8 a 10 no son invenciones por referirse a un método terapéutico; que las reivindicaciones 1 a 17 y 11 a 21 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

4. El 2 de abril de 2004, MERCK & CO. INC. respondió el informe técnico WI.84.03 exponiendo argumentos para justificar que la patente solicitada cumple con el requisito de nivel inventivo.

5. El 13 de mayo de 2004, el examinador de patentes emitió el informe técnico WI.84.03.a. El examinador señaló que las reivindicaciones 1 a 18 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

6. La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, a través de la Resolución No. 200-2005/OIN-INDECOPI de 23 de febrero de 2005 denegó la patente de invención solicitada.

7. El 18 de marzo de 2005, MERCK & CO. INC. interpuso recurso de apelación en contra de la referida resolución.

8. Mediante Resolución No. 0875-2005/TPI-INDECOPI de 11 de agosto de 2005, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI se confirmó la Resolución No. 200-2005/OIN-INDECOPI y, denegó, en consecuencia, la patente solicitada.

9. El 23 de noviembre de 2005, MERCK & CO. INC. interpuso demanda contencioso administrativa para que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Administrativa N° 0875-2005/TPI-INDECOPI de 11 de agosto de 2005, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, a través de la cual se confirmó la Resolución No. 000200-2005/OIN-INDECOPI de 23 de febrero de 2005 que denegó la patente de invención “5-CLORO-3(4-METANSULFONILFENILO)-6-METIL-(2,3) BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA SÍNTESIS”.

10. Mediante Resolución No. once, de 30 de marzo de 2007, la Segunda Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió declarar infundada la demanda plateada por MERCK & CO. INC.

11. El 16 de mayo de 2007, MERCK & CO. INC. interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de 30 de marzo de 2007.

12. El 6 de diciembre de 2007, MERCK & CO. INC. solicitó a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia que requiera al “Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la interpretación prejudicial de las siguientes normas que forman parte del ordenamiento jurídico andino y que son de aplicación al presente proceso (…)”.

13. Mediante Sentencia Apelación No. 5290-2007 de 29 de enero de 2009, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, se decidió confirmar la sentencia apelada, de 30 de marzo de 2007.

14. El 30 de abril de 2009, MERCK & CO. INC. interpuso el recurso de casación ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la Sentencia de 29 de enero de 2009. Afirma lo siguiente:

“(…) dado que en segunda instancia se ha resuelto sobre los alcances de la aplicación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, del Régimen Común sobre Propiedad Industrial sin contarse con la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha violado el principio del debido proceso”.

“(…) ha interpretado equivocadamente el artículo 18 y 16 de la Decisión 486, régimen común de Propiedad Industrial (…)”.

15. Mediante Auto Calificatorio del Recurso CASACIÓN Nº 1831-2009 de 14 de septiembre de 2009, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir el proceso al Ministerio Público a fin de que emita el dictamen de ley, y solicitó requerir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas aplicables.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

MERCK & CO. INC. expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “(…) no constituye un hecho controvertido, sino uno aceptado por las partes que el inventó (sic) (…) cumple con el requisito de novedad, pues es diferente a todo lo que existe en el estado de la técnica”.

• “(…) la identificación de una forma cristalina más termodinámicamente estable del compuesto de Fórmula A es un resultado inesperado importante que hace que el polimorfo de Forma V del compuesto de Fórmula A sea patentable frente a otras formas cristalinas. En consecuencia queda demostrado que el invento solicitado tiene nivel inventivo por lo que se debió conceder la patente”.

c) Contestación a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al contestar la demanda, manifiesta lo siguiente:

• “(…) el compuesto en análisis (…) es Novedoso, pero no posee Nivel o Altura Inventiva”.

• “(…) la Examinadora de Patentes (…) demostró en los INFORMES Nº WI.84.03 y Nº WI.84.03.a, que conforme al Estado de la Técnica –constituido por los documentos: i) D1: WO...