PROCESO 33-IP-2004

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1098
• Número de registro: 33-IP-2004
• Fecha de publicación: 27 Julio 2004
• Sección: Procesos
• Año: 2004

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PROCESO 33-IP-2004

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, referente a la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: VOX. Actor: UNISYS DE COLOMBIA S.A. Proceso Interno Nº 8353.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 27 de abril del 2004, relativa al artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con motivo del proceso interno Nº 8353.

El auto de 2 de junio de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación:

1. Partes en el proceso interno

Demandante es la sociedad UNISYS DE COLOMBIA S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0492 de 2 de abril de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

En fecha 12 de julio de 1995 la sociedad UNISYS DE COLOMBIA S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la marca VOX, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 38: Telecomunicaciones). El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 427 de 2 de febrero de 1996. La sociedad BIBLOGRAF S.A. presentó observaciones con base en la marca mixta VOX, solicitada con anterioridad, para distinguir productos de la clase 16 y la sociedad CELULAR MOVIL DE COLOMBIA S.A. CELUMOVIL S.A. también formuló observaciones con base en la marca registrada CELUBOX, para servicios de la clase 38.

Mediante Resolución Nº 25328 de 31 de julio de 2001 la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró fundadas las observaciones y negó el registro de la marca solicitado. Contra dicha Resolución, la actora, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División, que por Resolución Nº 35730 de 30 de octubre de 2001 confirmó en su totalidad la Resolución impugnada, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 9692 de 21 de marzo de 2002, confirmó la Resolución Nº 25328 en parte, toda vez que declaró infundada la observación presentada por la sociedad CELULAR MOVIL DE COLOMBIA S.A. y fundada la observación de la sociedad BIBLOGRAF S.A. En consecuencia se negó el registro del signo VOX de la sociedad UNISYS DE COLOMBIA S.A.

3. Fundamento Jurídico de la demanda

La actora indica que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por aplicación indebida, toda vez que, al considerar que el signo solicitado VOX para servicios de la clase 38, es confundible con la marca mixta registrada VOX para productos de la clase 16, se hizo una consideración errónea, ya que “para que se considere que entre dos marcas (sic) existe riesgo de confusión es imprescindible que se cumplan dos requisitos: que sean confundibles por razón de los signos y que los productos o servicios que con ellas se distinguen sean idénticos o tengan conexión competitiva … que si las marcas distinguen productos o servicios distintos y que no tengan conexión competitiva, pueden coexistir en el mercado independientemente del signo objeto de las mismas …”.

Sostiene que en el caso objeto del proceso “las marcas (sic) cotejadas distinguen productos y servicios disímiles, comprendidos en diferentes clases del nomenclator, razón por la cual pueden coexistir en el mercado sin inducir al público a error”.

Manifiesta que entre los productos de la clase 16 y los servicios de la clase 38 no existe conexión competitiva toda vez que “ …su naturaleza, su finalidad, el sector de consumidores a quien va dirigido y sus formas de comercialización son diferentes”.

4. Fundamentos Jurídicos a la Contestación a la demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice:

No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Que con la expedición de las Resoluciones Nº 25328 y Nº 35730 emitidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y Nº 9692 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, “no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina” y que “el Jefe de la División de Signos Distintivos (sic) … expidió legal y válidamente la resolución 25328 negando el registro de la marca ‘VOX’ para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 … solicitada Unisys de Colombia S.A. (sic)”.

Indica que “las palabras VOX, si bien son susceptibles de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carecen de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘CELUBOX’ clase 38, ‘VOX’ clase 9 (sic) (registrados) frente a ‘VOX’ clase 38 (solicitada) resulta indudable que presentan identidad fonética, ortográfica y conceptual, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

Manifiesta que “la marca (sic) ‘VOX’, (solicitada), clase 38 es idéntica a la marca registrada con anterioridad ‘VOX’, clase 9 (sic) cuyo titular es Bibliograf S.A. (sic), identidad que es manifiesta y por lo tanto releva de cualquier análisis de confusión porque lo idéntico se confunde por si mismo, ya que todo signo similar puede ser susceptible de riesgo de confusión, pero todo signo igual o idéntico es confundible a priori, adicionalmente a lo anterior se tiene que, a pesar de que se trata de productos o servicios de diferentes clases éstos presentan una relación estrecha pues en ambos casos el fin es ofrecer información a trvés (sic) de revistas etc (sic) en el otro caso por medio de radio y televisión”.

Basándose en la jurisprudencia emitida por este Tribunal indica que “los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen la (sic) consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y a afectar el derecho de exclusiva de terceros. En efecto, el demandante en su signo reproduce una marca registrada y no le agrega elementos gráficos o denominativos que lo hagan diferente en relación con la marca ‘VOX’ (anteriormente registrada). Así las cosas, el consumidor se ve expuesto a confusión indirecta en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede”.

Finalmente dice “En consecuencia, los actos administrativos acusados … no son nulos, se ajustan a pleno derecho a disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

La sociedad BIBLOGRAF S.A. contesta a la demanda indicando que se opone “a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda … por cuanto los actos acusados, específicamente las Resoluciones Nos. 25328 … 35730 y 9692 … se ajustan a la normatividad legal vigente al momento de su expedición, no existiendo ilegalidad alguna que pudiera generar su nulidad”.

Manifiesta que los actos acusados no violan el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Dice “Establecido entonces que el elemento nominativo predomina en la marca VOX (MIXTA) es evidente que su coexistencia en el mercado con la marca VOX (sic), que es exclusivamente nominativa, produciría confusión en el público consumidor, dada su absoluta identidad visual y fonética, por cuanto están compuestas por idénticas e igual número de letras en un mismo orden … al realizar el cotejo entre las marcas VOX (MIXTA) y VOX, utilizando las reglas jurisprudenciales andinas que indican que la comparación debe realizarse … tomando en consideración la primera impresión despertada por las marcas en la mente del consumidor …”.

Igualmente sostiene que al comparar los productos y servicios “es evidente que entre los mismos existe similitud o conexión competitiva, ya que tienen la misma naturaleza y finalidad … “. Indica que dichos productos y servicios “se encuentran dentro de lo que se conoce comúnmente como medios de comunicación, los cuales pueden ser visuales, escritos o...