PROCESO 97-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 97-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión, sobre la base de lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, Marca: ONDAS (denominativa). Actor: PRODUCTOS S.A.S.C.V. Proceso Interno Nº 6260-99-LY.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Wilson Peralvo Campaña, relativa a los artículos 81, 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dentro del proceso interno Nº 6260-99-LY;

El auto de 5 de septiembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso

   Demandante: PRODUCTOS S.A.S.C.V. Demandados: Procurador General del Estado, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial. Tercero interesado: GRUPO BIMBO S.A. de C.V.

2. Los hechos

   El 2 de marzo de 1995, la apoderada de la empresa CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V. presentó solicitud de registro como marca del signo “ONDAS”, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 362, correspondiente al mes de mayo de 1995. El 11 de marzo de 1996, la sociedad SAVOY BRANDS INTERNATIONAL LTD. presentó observación sobre la base de la marca PAPIONDA DE JACK’S SNACKS, registrada para distinguir productos de la Clase 30.

   Por Resolución Nº 969749, de 14 de mayo de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechazó “la observación planteada, en razón de que la solicitud de la marca, no contraviene las disposiciones contenidas en los Arts. 82 y 83 de la Decisión 344 (…) en tal virtud continúese con el trámite de registro de la marca de fábrica en referencia (…)”. Los argumentos principales en esta Resolución fueron los siguientes: “Segundo.- Que el cotejo marcario para apreciar el grado de confusión entre signos debe ser hecho siempre en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando el signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho, desde la óptica del consumidor común y corriente, se desprende que entre las marcas en controversia no existe similitud visual, auditiva, pues mirándolas en su conjunto, como corresponde según la jurisprudencia y doctrina marcaria, estas son suficientemente distintivas tanto más que están destinadas a proteger productos comprendidos en clases internacionales diferentes, y por tanto la coexistencia de las marcas no causará ningún tipo de confusión en el público consumidor. Tercero.- Que la marca (sic) ONDAS presentada para registro (…) no incurre en ninguna de las prohibiciones de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena siendo por tanto plenamente registrable como marca por reunir los requisitos de fondo que le otorgan plena validez al registro.”

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   El apoderado de la actora manifiesta que la sociedad PRODUCTOS S.A.S.C.V, es propietaria de las siguientes marcas registradas en el Ecuador: “PAPI ONDA DE JACK`S SNACKS, para la Clase 30, PAPIONDA + GRAFICA A COLORES”, para la Clase 29, que según el escrito de la demanda fueron transferidas por SAVOY BRANDS INTERNATIONAL LTD. a PRODUCTOS S.A.S.C.V., “PAPIONDAS Y DISEÑO”, registrada en Venezuela para las Clases 29, 30 y 31. También informa que SAVOY BRANDS INTERNATIONAL LTD. es una compañía que pertenece al mismo grupo empresarial y es propietaria de la marca “PAPIONDA”, registrada también en Colombia y Perú para las Clases 29 y 30.

   Con base al artículo 81 de la Decisión 344 y el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual dice: “la denominación ‘ONDAS’ solicitada para registro carece de novedad y distinguibilidad (sic) por la existencia anterior y los registros de las marcas PAPIONDA de JACK´ S SNACKS, PAPIONDA +GRAFICA A COLORES, PAPIONDA Y PAPIONDAS.” Dice, también, que “los signos en conflicto comparten elementos fonéticos, auditivos y visuales, por lo que entre las marcas (sic) existe una similitud determinante, que provocaría confusión entre el público consumidor”

   Sobre los artículos 82 y 83 literal a), sostiene que observó “el registro de la marca ONDAS, pues consideró que se debía proteger al público que iba a ser inducido a error o confusión frente a un eventual registro de dicha marca, por ser extremadamente semejante a las marcas PAPIONDA DE JACK´S SNACK y PAPIONDA + GRÁFICA A COLORES y estaba destinada a proteger los mismos productos que los amparados por la marca registrada especialmente papás fritas o papas chips”. Continúa diciendo “A más el hecho de que los productos que protegen estas denominaciones pertenecen a la clase internacional Núm.(sic) 29 y que son productos idénticos, éstos se comercializan por los mismos canales de distribución, encontrándose para la venta en los mismos estantes o mostradores, lo cual hará pensar al público consumidor que se trata de un mismo origen empresarial, provocando un grave e injusto perjuicio a mi representada (…). Por consiguiente se está violando también el artículo 10 bis (competencia desleal del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.”

   Menciona que el “signo es propiedad de mi representada y que adicionalmente goza de fama y notoriedad no solo en el Ecuador, sino en Colombia y Venezuela.”

   Argumenta que el signo solicitado “no es sino una imitación de las marcas de propiedad de PRODUCTOS S.A.S.C.V. y de SAVOY BRANDS INTERNATIONAL LTD., que se ha mutilado de tal manera que más bien acentúa su similitud, su confundibilidad con respecto al origen empresarial del producto, sus características, el grado de calidad, el prestigio o buena fama del mismo, que efectivamente si lo tienen aquellos con las marcas PAPIONDA DE JACK´S SNACKS, PAPIONDA y PAPIONDAS en Ecuador, Colombia Venezuela y Perú”.

   Por lo tanto concluye que el signo solicitado “es irregistrable y que el acto administrativo contenido en la Resolución Nún. (sic) 0969749 (…) constituye el resultado de la inobservancia de leyes expresas y una transgresión a los derechos de mi representada (…)”.

   d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contesta la demanda y dice: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda (…). Me ratifico en la Resolución No. 0969749 materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional (…). Al momento de dictar sentencia sírvanse de acoger mis excepciones y rechazar la demanda.”

   El Director Nacional de la Propiedad Industrial encargado, contesta la demanda planteando las siguientes excepciones: “a) Niego pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda (…). e) La marca ONDAS presentada para el registro por CENTRAL IMPULSORA s.A (sic) de V. C., no incurre en ninguna de la prohibiciones de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 344 (…) por lo que se registró como marca al reunir los requisitos de fondo (…)”.

   El Procurador General del Estado, contesta la demanda y expresa que acudirá al proceso “con el fin de vigilar las actuaciones judiciales (…)”.

   La empresa CENTRAL IMPULSORA S.A. de C.V, hoy Grupo BIMBO S.A. de C.V., contesta la demanda y dice: “1. Niego todos los fundamentos de hecho y de derecho presentados por la parte actora. 2. Niego que la parte actora tenga derecho alguno para impedir el registro la marca (sic) “ONDAS”, más aún cuando el actor no ha legitimado su intervención a nombre de PRODUCTOS S.A.S.C.V. dentro del proceso. 3. Niego que pueda producirse confusión en el público consumidor, ni competencia desleal por cuanto NO EXISTE SEMEJANZA alguna entre las marcas (sic) en conflicto (…)”. Manifiesta que los signos en conflicto deben ser analizados en una visión en conjunto y que su signo goza de la suficiente distintividad, aclarando que no es necesario probar la novedad del signo ya que ese fue un requisito exigido sólo en la Decisión 85.

   Sostiene que desde le punto de vista fonético los signos en conflicto “son diferentes” pues las marcas registradas “analizadas en su conjunto “son mucho más extensas, duplican el número de sílabas de la marca (sic) ‘ONDAS’, y poseen letras distintas y ubicadas en diferente lugar, respecto a la marca (sic) de mi mandante (…)”. Argumenta también que “las vocales son totalmente diferentes y ninguna se ubica en el mismo lugar lo cual lleva a determinar la inexistencia del riesgo de confusión por cuanto no hay semejanza alguna en las denominaciones en conflicto” y que “si bien la silaba ‘ON’ es igual en las marcas en conflicto, ésta no se ubica en el mismo lugar, pues en el caso de la marca de mi mandante ‘ON’ ocupa el primer lugar en tanto que en la marca demandante ocupa el tercero (…). Un último criterio es establecer la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones, que en el caso planteado son totalmente distintas ‘PA’ y ‘ON’ (…)”. Concluye diciendo que: “no existe semejanza alguna, las marcas en conflicto son sumamente distintas en el campo fonético y por ende no existe riesgo de confusión para el público consumidor.”

   Indica que en el aspecto visual “las denominaciones...