PROCESO 103-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 103-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación, de oficio, de los artículos 83 literal e), 84, 93, 95 y 102 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, Marca: MOVILPAY+gráfica a colores. Actor: TELECOMUNICACIONES MOVILNET C.A. Proceso Interno Nº 8375-MP.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dos días del mes de octubre del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Wilson Peralvo Campaña, relativa a “los artículos 102, 134, 135 literal (sic) a) y b), 136 literal a), 148, 224, 139 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (sic) y los artículos 81, 82 literal (sic) a) y h), 83 literal (sic) a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” dentro del proceso interno Nº 8375-MP;

El auto de 5 de septiembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso

   Demandante: TELECOMUNICACIONES MOVILNET C.A. Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Tercero interesado: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. y TELEFÓNICA SERVICIOS MÓBILES S.A.

2. Los hechos

   El 8 de agosto de 2000, el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. y TELEFÓNICA SERVICIOS MÓBILES S.A. presentaron solicitud de registro como marca del signo “MOVILPAY CON GRÁFICO A COLORES”, para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 427, correspondiente al mes de agosto de 2000. La sociedad TELECOMUNICACIONES MOVILNET C.A. presentó observación sobre la base de la marca “MOVILNET & DISEÑO”, registrada para distinguir servicios de la Clase 38.

   Por Resolución Nº 978465, de 8 de febrero de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió “Rechazar la oposición presentada y conceder el registro de la denominación solicitada, por no contravenir las disposiciones legales contenidas en los Arts. 135 lit (sic) a), y, 136 lit. (sic) a) de la Decisión 486 (…) ordenándose la continuación del trámite de registro y la emisión del título respectivo (…)”.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   El apoderado de la sociedad TELECOMUNICACIONES MOVILNET C.A. fundamenta su demanda con base a los argumentos presentados en la observación, donde manifiesta que “tiene solicitada previamente en el Ecuador registro de la marca MOVILNET & DISEÑO (…) de 21 de junio de 2000”. Posteriormente, sostiene que la Resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial es improcedente e ilegal, ya que “La marca ‘MOVILNET & DISEÑO’ en que mi representada sustentó la observación se encuentra registradas (sic) en otros países como Venezuela, en donde se ha convertido en una marca famosa y notoria, además de lo cual se encuentra solicitada para registro por mi representada en Ecuador, solicitud esta (sic) que es anterior a la presentada por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA. Y TELEFONICA (sic) SERVICIOS MOVILES (sic) S.A.”

   Dice que entre los signos en conflicto “existe extremada semejanza, por lo que su coexistencia ocasionaria (sic) inevitablemente error o confusión en el público consumidor”. Recalca la notoriedad de su marca.

   Indica que el signo que pretende el registro “constituye un signo que carece de toda perceptibilidad, distinción (sic) dada la existencia anterior de la marca ‘MOVILNET & DISEÑO’ de mi representada (lll). La concesión del registro de la marca MOVILPAY CON GRAFICO (sic) A COLORES ocasionaría graves perjuicios (…) por lo que resulta imperativo proteger el carácter distintivo de las marcas ‘MOVILNET & DISEÑO’ (…)”.

   d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contesta la demanda y dice: “a) Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b) Ratifico la Resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (…). c) Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

   El Director Nacional de la Propiedad Industrial encargado, contesta la demanda y manifiesta “1. LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA (…). 2. NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. 3. Me ratifico en la resolución emitida (…). 4. Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. 5. La denominación solicitada es distinta de la denominación oponente, ya que no hay similitud en los campos gráfico-visual, ni fonético-auditivo y no produciría dilución de la fuerza distintiva respecto de la marca oponente, si se considera el hecho de que las marcas poseen ciertos elementos coincidenciales, no da derecho a que se prohíba su inscripción, si estos (sic) poseen una individualidad como son presentados, además de poseer un diseño especial que le singulariza e individualiza. 6. La denominación solicitada, no contraviene las disposiciones estipuladas en los Arts. 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 (…)”.

   BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. y TELEFÓNICA SERVICIOS MÓBILES S.A. tercero interesado, contesta la demanda argumentando la legalidad de la Resolución impugnada y dice que el signo solicitado “cumple con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado servicio financiero” por lo que “no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. Y que entre los signos en conflicto “existen evidentes diferencias que las individualizan claramente y demuestran una ausencia natural de cualquier probabilidad de riesgo de confusión”. Sobre la notoriedad de la marca de la observante manifiesta que “No existe prueba en el expediente de la notoriedad de la marca venezolana, la simple afirmación de la actora no es razón suficiente para adquirir tal categoría”.

   Después de hacer una descripción de los signos en conflicto y de aclarar que deben ser examinadas en su conjunto, sostiene que “MOVILPAY CON GRAFICO (sic) A COLORES’ es una marca que tiene una impresión auditiva, visual, fonética e ideológicamente TOTALMENTE DIFERENTE a MOVILNET”.

   Desde el punto de vista fonético y auditivo dice que: “Estas dos marcas coinciden en la partícula MOVIL, pero la coincidencia de esta partícula no es suficiente por sí misma para determinar la semejanza entre las denominaciones en conflicto, ya que los elementos restantes tienen suficiente poder diferenciador, pues la (sic) marcas están configuradas de manera distinta, así la terminación ‘NET’ en la marca actora y la terminación ‘PAGO’ en la marca observada ha de entenderse que les da una apariencia totalmente diferente, por lo que se debe observar la realidad de cada caso concreto, las terminaciones de las marcas confrontadas ‘NET’ y ‘PAGO’ es lo que les da fuerza expresiva a las marcas en aparente conflicto, lo que les da una apariencia de conjunto completamente diversa puesto que fonéticamente, se concluye que en la marca ‘MOVILPAY CON GRAFICO (sic) A COLORES’ los elementos restantes que la forman poseen suficiente fuerza distintiva capaz de lograr la individualización de la misma (…)”.

   Afirma también, que los servicios que distingue cada uno de los signos corresponden a diferentes clases de la Clasificación Internacional y que “el consumidor medio está en plena capacidad de diferenciar un servicios que identifica el sector de las telecomunicaciones, de servicios financieros, negocios monetarios, seguros, dependiendo del tipo de servicios que serán adquiridos por empresas especializadas (…) entre estos servicios opuestos, no hay probabilidad de confusión”.

   Finalmente solicita que el “Tribunal Contencioso Administrativo pida la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)”.

   CONSIDERANDO:

   Que las normas contenidas en “los artículos 102, 134, 135 literal (sic) a) y b), 136 literal a), 148, 224, 139 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (sic) y los artículos 81, 82 literal (sic) a) y h), 83 literal (sic) a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, Teniendo en cuenta que la solicitud de...