PROCESO 90-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 90-IP-2007

Interpretación prejudicial del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal a) de la misma Decisión. Marca: KLEAR. Actor: PROCAPS S.A. Proceso interno Nº 2004-00065.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 135 literal e) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-00065;

El auto de 29 de agosto de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 925, de 22 de mayo de 2007, recibido en este Tribunal el 15 de junio de 2007, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: PROCAPS S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

   El 30 de julio de 2002, la sociedad PROCAPS S.A. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo KLEAR (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 525, de 28 de febrero de 2003; presentó oposición la sociedad ITAL QUÍMICA LIMITADA sobre la base del registro de su marca CLEAR EYES registrada, también, para la Clase 5.

   Por Resolución Nº 19574, de 15 de julio de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y negó el registro del signo KLEAR. La División de Signos Distintivos consideró que “la marca objeto de la solicitud ésta (sic) comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 (…)”. Sobre la oposición argumentó: “Por lo cual, la oficina competente sólo podrá tener en consideración aquellas oposiciones en las cuales se acredite un interés legítimo al momento de su presentación, es decir, que en el escrito de oposición se manifieste los derechos que se estarían vulnerando2 (sic), de concederse el registro solicitado y esta manifestación coincida con la realidad registral y comercial. Revisado el expediente y los registros de la Propiedad industrial, no se encontró ni solicitud ni registro de marca a nombre del opositor en la que se pueda basar la aplicación de la causal en estudio y por lo tanto no existe interés legítimo para presentar la oposición. En efecto revisados los registros de la propiedad en busca del antecedente que se alega en la oposición, aparece que el titular de la marca ‘CLEAR EYES’ (nominativa) clase 5 certificado (…) no es la opositora ‘Ital (sic) Química (sic) Ltda., sino el señor Tineke Stol Tersani. Luego esta oficina no tendrá en consideración los fundamentos de la oposición presentada por falta de interés legítimo de la misma al momento de presentar la oposición, pues el titular del registro no es la sociedad opositora.”

   Contra dicha Resolución, la sociedad PROCAPS S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien, mediante Resolución Nº 24694, de 29 de agosto de 2003, confirmó la decisión contenida en la resolución impugnada.

   El segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, mediante Resolución Nº 27947, de 29 de septiembre de 2003, confirmó, también, el contenido de la Resolución Nº 19574, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda presentada por la Sociedad PROCAPS S.A.

   Conforme al escrito de la demanda la actora argumenta sobre el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 “(…) que se violó por indebida aplicación la norma transcrita, se impone precisar, sin dubitación, si KLEAR es o no un signo de los comprendidos en ella o en palabras de la accionada: DESCRIPTIVO”.

   Después de citar la definición que da la Real Academia de la Lengua Española sobre lo descriptivo dice: “Ciertamente, el signo KLEAR no da cabal idea de los productos de la Clase 05 Internacional ni explica sus distintas partes, cualidades o circunstancias. Entre otras cosas, porque, como lo aceptó la Superintendencia de Industria y Comercio no se trata de una expresión exclusivamente descriptiva, se trata de una palabra que no tiene significado o definición en ningún diccionario. Lo que sería suficiente para acceder a su registro.”

   Considera que: “KLEAR” no es denominación usual de productos de la Clase 05 Internacional ni de una característica o cualidad esencial o circunstancial de los mismos” y que “KLEAR” no designa ninguna especie, calidad, cantidad o destino de productos de la Clase 05 Internacional (…)”. También dice que: “(…) ‘KLEAR no comunica directamente a los consumidores la identidad genérica o especial o características esenciales, intrínsecas o extrínsecas, de productos de la Clase 05 Internacional. Tampoco, es un signo del que requieran los empresarios para fabricar o comercializar tales productos. Así, pues, no está incurso en la causal de irregistrabilidad absoluta aducida por la parte aquí pasiva”.

   Igualmente se refiere al significado de la palabra “CLEAR” en ingles; y su relación con el signo “KLEAR” que pretende registrar la sociedad demandante, destacándose lo siguiente: “En lo que toca a la afirmación de la Superintendencia de industria y Comercio de que el significado de CLEAR es ampliamente conocido por los consumidores de la Clase 05 Internacional, la consideramos tanto o mas equivocada que la de que KLEAR es un signo descriptivo, porque no es cierto que signifique “LIMPIAR”, como erradamente lo sostuvo realmente no aparece en ningún diccionario. Pero lo que es más grave tampoco CLEAR significa o se puede traducir como LIMPIAR, la traducción de este último signo que no es el solicitado a registro es claro, transparente, limpio, libre y despejado. Así las cosas, podemos aseverar que ni siquiera los funcionarios de la accionada habitualmente usan el signo KLEAR como descriptivo de las cualidades esenciales de productos de la Clase 05 internacional (…). La marca – en Español- claro, transparente o limpio en un producto de la Clase 05 Internacional, puede catalogarse, a lo más...