PROCESO 094-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 094-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 83 literal e) y 84 de la misma Decisión.

Actor: THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA.

Marca: “PRUDENTIAL PROTECTOR SEGURO”.

Expediente Interno N° 7046-00-LY.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Wilson Peralvo Campaña.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 25 de junio de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 10 de julio de 2007.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA.

   La parte demandada la constituyen: el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   El tercero interesado es: TEXTILES NACIONALES S.A., TENASA.

2. Acto demandado

   THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA impugnó la Resolución Administrativa Nº 0974823, de 16 de diciembre de 1999, por la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador resolvió rechazar las observaciones presentadas por THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA y conceder el registro del signo “PRUDENTIAL PROTECTOR SEGURO”, que ampara los servicios comprendidos en la Clase 35, solicitado por TEXTILES NACIONALES S.A., TENASA.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 18 de abril de 1997, la sociedad TEXTILES NACIONALES S.A., TENASA, solicitó el registro del signo “PRUDENTIAL PROTECTOR SEGURO” para proteger servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 19 de mayo de 1998, THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA presentó observaciones al registro solicitado con fundamento en las marcas de servicios, Clase 36, de su propiedad:

   • PRUDENTIAL, registro Nº 537-96 de 18 de noviembre de 1996.

   • THE PRUDENTIAL, registro 440-86 de 19 de septiembre de 1986.

   • THE PRUDENTIAL (y diseño), registro 536-96 de 18 de noviembre de 1996.

   • THE PRUDENTIAL SECURITIES, registro 464-99; y,

   • THE PRUDENTIAL BACHE, registro Nº 471-99, de 25 de mayo de 1999.

   Asevera, además, que sus marcas son famosas, notoriamente conocidas, debido a su originalidad, actividad, publicidad, constante esfuerzo comercial e inversión económica de su propietario.

3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución 0974823, de 16 de diciembre de 1999, decidió rechazar las observaciones presentadas por THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA y conceder el registro del signo “PRUDENTIAL PROTECTOR SEGURO”, que ampara los servicios comprendidos en la Clase 35.

4. THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA presentó recurso de plena jurisdicción o subjetivo en contra de la resolución mencionada.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

      THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA, a través de su apoderado, manifestó, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Que, las marcas opositoras “(…) han adquirido un altísimo prestigio gracias a las inversiones efectuadas por mi mandante a través del mundo y a sus sistemas de distribución y comercialización de sus servicios”.

      Asevera que el signo solicitado para registro contraviene lo dispuesto en el artículo 83 literal a) ya que al confrontar las marcas en conflicto se concluye que “(…) es semejante y confundible a primera vista, debido a que la denominación solicitada es una imitación de la marca PRUDENTIAL SECURITIES (…)”.

      Expresa que “Entre las marcas de propiedad de mi representada y la denominación solicitada PRUDENTIAL PROTECTOR SEGURO no hay duda de que existen semejanzas en los aspectos gramatical, visual, auditivo y fonético, que definitivamente pueden inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes y servicios para los cuales se usan las marcas.”

      En relación a los servicios que amparan las marcas concluye que “(…) los servicios que protegería la denominación PRUDENTIAL PROTECTOR SEGURO son similares y relacionados con aquellos servicios protegidos por las marcas PRUDENTIAL SECURITIES, PRUDENTIAL, THE PRUDENTIAL, THE PRUDENTIAL (y DISEÑO) y PRUDENTIAL BACHE de propiedad de mi mandante, lo cual induciría a error o confusión en el ámbito comercial”.

      Afirma la notoriedad de las marcas registradas por su mandante e indica que “(…) la autoridad competente debió negar el registro de la denominación PRUDENTIAL PROTECTOR SEGURO, en razón de que va a originar confusión con las marcas ‘notoriamente conocidas’” de su propiedad.

   3. Contestaciones a la demanda

      El Director Nacional de Propiedad Industrial, deduce las siguientes excepciones:

      A. Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

      B. Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia.

      C. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

      D. Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

      E. Falta de derecho del actor

      .

      Adicionalmente, solicita rechazar la demanda y confirma su número de casillero judicial para recibir las notificaciones pertinentes.

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, contesta la demanda diciendo que:

      Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      Me ratifico en la Resolución Nº 0974823, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

      Al momento de dictar sentencia sírvanse acoger mis excepciones y rechazar la demanda.

      Finalmente, señala casillero judicial para recibir las notificaciones

      El Director de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado de la República del Ecuador, al contestar la demanda manifiesta que “corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.

      Y expresa también que “Con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa, (…) señalo la casilla judicial (...)”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad TEXTILES NACIONALES S.A., TENASA, considerada como tercero interesado, no dio contestación a la demanda.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 10 de julio de 2007.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

   El Tribunal compareciente ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “PRUDENTIAL PROTECTOR SEGURO”, clase 35, fue realizada el 18 de abril de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 83 literal e) y 84 de la misma Decisión.

   Asimismo, no se interpretará el artículo 82 por considerar que no es aplicable al caso en controversia.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   .

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para...