PROCESO 96-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 96-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), y 83 literal a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 82 literal e), 83 literal e) y 84 de la mencionada Decisión; así como, del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador. Expediente Interno Nº 6865-00-LYM. Actor: Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC Marca mixta “DISEÑO D”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 24 de julio de 2007.

I. Las partes.

Demandante: Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC.

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Tercero interesado: Sociedad EMPRESAS LA MODERNA S.A. DE C.V.

II. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad EMPRESAS LA MODERNA S.A. DE C.V., solicitó el 18 de noviembre de 1996 el registro del signo DISEÑO D (mixto) para amparar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud tramitada bajo el expediente administrativo N° 13493-96. La representación gráfica del signo es la siguiente:

2. La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC presentó observaciones al registro del signo antes mencionado, con base en las siguientes marcas:

   o MARLBORO LABEL (mixta), registrada en Ecuador para amparar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica de la marca es la siguiente:

   o MARLBORO MEDIUM (etiqueta), registrada en Ecuador para amparar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica de la marca es la siguiente:

3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, mediante Resolución N° 973566 del 22 de septiembre de 1999, rechazó la observación presentada y concedió el registro del signo DISEÑO D (mixto).

4. La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC, mediante escrito presentado el 13 de marzo de 2000, interpuso ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo.

   iv. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son los artículos 81, 82, literal h), y 83, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente al momento de la solicitud del registro marcario.

   Así mismo, el Tribunal de oficio interpretará los artículos 82, literal e), 83, literal e) y 84 de la Decisión 344, así como el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate

;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

;

(…)

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

Decisión 486

(…)

Artículo 172

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad

.

(…)

VI. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

2. Confusión directa e indirecta.

3. Comparación entre marcas mixtas.

4. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.

5. Signos engañosos.

6. Marcas defensivas

7. Signos de uso común en la conformación de signos marcarios.

8. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486.

1. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

   En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo mixto DISEÑO D, ya que se afirma que es confundible con las marcas mixtas MARLBORO LABEL y MARLBORO MEDIUM. Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

   La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar y distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

   (...) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines

   .[1]

   El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así:

   La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

   (…)

   La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…).

   (…)

   La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…).

   (…)

   La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y...