PROCESO 86-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 86-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literales a) y h), 83, literales a), d) y e) y 95, párrafo segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, el artículo 84 de la mencionada Decisión, así como, del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador. Expediente Interno Nº 6994-00-LYM. Actor: Sociedad KELLOGG COMPANY. Marca denominativa “CHOCOFLAKES”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de agosto del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de julio de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: Sociedad KELLOGG COMPANY.

   Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

   DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   Tercero interesado: Sociedad PETITE S.A.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. HECHOS Y ARGUMENTOS.

   1. La solicitud de registro del signo denominativo CHOCOFLAKES se presentó el 27 de febrero de 1997, por la Sociedad PETITE S.A. para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. De conformidad con lo anterior, se determinarán las normas objeto de interpretación.

   2. La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. presentó observaciones al registro del signo antes mencionado, con base en la marca CHOCOKAKE (denominativa), registrada en Ecuador bajo el número 796-83 para proteger productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La sociedad KELLOGG COMPANY presentó observaciones al registro del signo antes mencionado; del que textualmente afirma que “tiene registrada la marca notoriamente conocida ‘CHOCOFLAKES’ en los siguientes países:

      |PAIS |REGISTO No. |FECHA DEL REGISTRO |CLASE |PRODUCTOS PROTEGIDOS |

      | | | |INTERNACIONAL | |

      |BOLIVIA |69900-C |1/7/99 |30 |Preparaciones de cereales para |

      | | | | |consumo humano. |

      |COLOMBIA |128418 |12/18/89 |30 |Café, té, cacao, azúcar, arroz…; |

      | | | | |harinas y preparaciones hechas de |

      | | | | |cereales… |

      |VENEZUELA |138237 |5/29/89 |46 (sic) |Todos los productos de la clase” |

   4. La sociedad MAIZORO S.A. DE C.V. presentó observaciones al registro del signo antes mencionado, con base en la marca MAIZORO CHOCOMAIZORO (denominativa), registrada en Ecuador bajo el número 832-96 para proteger productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 974495, de 18 de noviembre de 1999, resolvió rechazar las observaciones presentadas y conceder el registro del signo CHOCOFLAKES (denominativo).

   6. La sociedad KELLOGG COMPANY, el 25 de abril de 2000 interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito demanda contenciosa administrativa contra la Resolución N° 974495, de 18 de noviembre de 1999.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: los artículos 81, 82, literales a) y h) y el artículo 95, párrafo segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Del artículo 83 sólo se interpretarán los literales a), d) y e) y, de oficio, se interpretará el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Se interpretará, igualmente, de oficio, el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate

;

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

;

(…)

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

Artículo 95

(…)

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada

.

Decisión 486

(…)

Artículo 172

(…)

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad

.

(…)

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

2. Comparación entre marcas denominativas.

3. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.

4. Los signos engañosos.

5. Motivación de los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios.

6. Prevalencia de la normativa comunitaria en relación con la normativa nacional.

7. Diferencia que consagra la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina entre nulidad relativa y absoluta. Relación con las causales previstas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La prescripción de la acción de nulidad.

8. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486.

1. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

   En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo CHOCOFLAKES, ya que se afirma que es idéntico a las marcas denominativas CHOCOFLAKES de propiedad de la sociedad demandante. Por tal motivo es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

   La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

   (...) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes...