PROCESO 76-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 76-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno Nº 10516 LYM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de julio del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Wilson Peralvo Campaña, relativa a “de los artículos 134, 135 literal j), 136, 201, 203; 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (sic) y 156 literal e)”, dentro del proceso interno Nº 10516 LYM.

El auto de 19 de junio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Procurador General del Estado. Tercero interesado: sociedad TASCO S.A.

b) Hechos

En la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 434, correspondiente a marzo de 2001, se publicó el extracto de la solicitud de registro del signo TEQUILA, para distinguir servicios de la Clase 35 a favor de la sociedad TASCO S.A. La sociedad TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. interpuso recurso de oposición.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 980619, de 9 de septiembre de 2002, aceptó la oposición presentada y negó el registro del signo TEQUILA. Contra dicha Resolución, la sociedad TASCO S.A. presentó recurso de apelación o jerárquico. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales, mediante providencia de 5 de junio de 2003, resolvió con lugar el recurso interpuesto, revocó la Resolución Nº 980619 y concedió el registro del signo TEQUILA a favor de TASCO S.A. En dicha providencia el Comité argumentó que “la denominación de origen solo afecta a signos destinados a identificar productos, no a los destinados a proteger servicios (…) hay que advertir que las denominaciones de origen (llamadas también geográficas), para hacerlas valer en una oposición, requieren de una declaración gubernamental en la cual se les conceda protección, acontecimiento que no se ha demostrado haberse producido, ni de oficio ni a petición de parte (…) no obstante su registro internacional ante la OMPI, el mismo que no obliga al Ecuador por no ser miembro del Acuerdo de Lisboa. Así, pues, el Comité encuentra, primero, que no cabe aplicar las normas que regulan la denominación de origen que atañen este procedimiento administrativo (…) tampoco es admisible traer a colación para plantear una oposición a registro, una denominación de origen que no ha obtenido declaración gubernamental de protección en nuestro país o en otro miembro de la Comunidad Andina”.

Contra dicha Resolución, la sociedad TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. interpuso recurso de plena jurisdicción o subjetivo.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora, inicialmente hace referencia a su recurso de oposición presentado, en el que argumentó que “La denominación TEQUILA (…) no es suficientemente distintiva (…). La palabra TEQUILA es notoria y famosa en todo el mundo para identificar la bebida alcohólica del mismo nombre: el tequila (…). TEQUILA es una apelación de origen de propiedad de la República de México. (…) TEQUILA es el nombre genérico para bebidas que proceden de México, respecto de las cuales mi representada las comercializa bajo marcas de propiedad (…). Mi representada es el mayor productor de TEQUILA (…). Mi representada usa los términos GOLD TEQUILA para identificar TEQUILA DORADA, la misma que se comercializa bajo la marca JOSE CUERVO TEQUILA DORADA”. Además, informó que presentó como pruebas: “Copia protocolizada y debidamente legalizada del Certificado de Registro de la Denominación de Origen TEQUILA (Registro No. 669 de 13 de abril de 1978) de propiedad del Gobierno de México (…). Carta del Ministerio de Economía de la República de México con relación al uso de TEQUILA para productos diferentes al tequila (…). La carta es clara en cuanto a que TEQUILA es una denominación de origen del Gobierno Mexicano (…). Copia del Acuerdo de Lisboa para la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (…). El Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos (…) sobre el uso de denominaciones de origen para bebidas alcohólicas (…)”.

Al referirse al artículo 201 de la Decisión 486, dice que “TEQUILA está encasillada en este concepto de denominación de origen, TEQUILA evoca MEXICO (sic), hablar de TEQUILA es hablar de MEXICO (sic) o viceversa”. Contrario a lo manifestado por el Comité, de acuerdo al artículo 212 de la Decisión 486, sostiene que son aplicables los artículos 155, 156, 157 y 158 en lo que corresponda, lo cual significa que el registro de una marca confiere al titular derechos respecto a productos o servicios. Dice que “En el caso es claro que el signo solicitado es idéntico a la denominación de origen TEQUILA e independientemente del servicio que TASCO S.A. pretenda amparar, ello sin lugar a dudas causaría al gobierno mexicano y sobre todo a los fabricantes de TEQUILA, entre los cuales está mi representada un daño económico y comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva y por razón de un aprovechamiento injusto en la fama y prestigio alcanzado en el mundo entero por la denominación de origen TEQUILA (…)”. De donde dice que nace su legítimo interés para impugnar la Resolución del Comité.

Sobre la denominación de origen argumenta que “la Declaración de Origen, certificado No. 669 de 13 de abril de 1978, de propiedad del Gobierno Mexicano, cuya copia protocolizada y legalizada consta agregada al proceso, surte efectos legales en todo el mundo y su validez en modo alguno puede ser cuestionada o desconocida, lo contrario es atentatorio contra los derechos de cada país. Desconocer los efectos, validez y legalidad de la declaratoria de origen de TEQUILA resulta similar a desconocer la existencia misma del Estado Mexicano”.

Dice que la Resolución Nº 980619 fue emitida “con total acierto y apego a la normatividad vigente (…) aceptó la oposición presentada por mi representada (…) y NEGO (sic) el registro de la marca TEQUILA (…) y al efecto fundamentó su decisión en los siguientes argumentos de derecho: ‘La denominación solicitada para registro TEQUILA, no es suficientemente distintiva, e incurre en las prohibiciones de registrabilidad contenidas en laDecisión (sic) 486 (…)”.

Indica que el Comité violó “los artículos 201, 212, 156 e), 135 j), 136, 134, y más pertinentes de la Decisión 486 (…)”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda manifestando: “a.- Negativa pura, simple y llanamente los (sic) fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa. b.- Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas (…). c.- Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. d.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

El Delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda, indicando que comparece “Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, no contesta a la demanda.

La sociedad TASCO S.A. tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que la Resolución dictada por el Comité “es legítima pues que en su totalidad se ajusta a los hechos y a derecho (…)”. Argumenta que, de acuerdo al artículo 146 de la Decisión 486, la actora no tenía legítimo interés para presentar la oposición “debido a que no es titular de ningún registro similar ni de solicitud prioritaria alguna, por ser la denominación TEQUILA un signo genérico para el producto (sic) comprendido en la clase 35”.

Respecto a la falta de distintividad del signo TEQUILA, manifiesta que este signo se encuentra registrado para distinguir servicios de la clase 35 “Por tanto, la función esencial de la marca, distinguir entre varios de estos servicios en el mercado, a los servicios identificados con la marca TEQUILA de propiedad de mi mandante, queda plenamente respaldada con la novedad que supone tal denominación”.

Sobre el artículo 135 literal j) y 201 de la Decisión 486, al igual que el Comité dice que “las denominaciones de origen únicamente se refieren a signos que identifican productos y no servicios. Lo mismo que coincido con lo establecido en el tratado de la Organización Mundial de Comercio Protocolo de Adhesión: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (…)” que “la denominación TEQUILA no ha obtenido declaración gubernamental de protección en nuestro país ni en ninguno de la Comunidad Andina, de acuerdo a lo establecido en los artículos 203 de la Decisión 486 y 241 de la Ley de Propiedad Intelectual. Por tanto, no cumple con este...