PROCESO 80-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 80-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 120 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e), 84, 118, 119, 121 y 122 de la misma Decisión.

Actor: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

Lema comercial: “BELMONT EXTRA SUAVE”

Expediente Interno N° 5417-98-LY.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Wilson Peralvo Campaña.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 7 de junio de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 4 de julio de 2007.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

   La parte demandada la constituyen: el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   Los terceros interesados del acto administrativo impugnado son: la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. y la sociedad TABACALERA ANDINA S.A., TANASA.

2. Acto demandado

   La sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. plantea que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 0964742, de 8 de mayo de 1998, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) de la República del Ecuador, que rechazó el registro del lema comercial “BELMONT EXTRA SUAVE”, para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los Hechos

   Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

1. El 25 de marzo de 1994, la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. presentó la solicitud de registro del lema comercial “BELMONT EXTRA SUAVE”, para la clase internacional No. 35, ofreciendo usarlo conjuntamente con las siguientes marcas:

   • BIGOTT, Nº de Registro 1576-93, de fecha 25/06/93,

   • BENTLEY, Nº de Registro 1750-92, de fecha 22/06/92,

   • CONSUL, Nº de Registro 1579-93, de fecha 25/06/93,

   • DOLLAR, Nº de Registro 1585-93, de fecha 25/06/93; y,

   • ROYAL (ETIQUETA), Nº de Registro 744-70, de fecha de 04/02/90.

2. El 7 de mayo de 1998, se determinó que el lema comercial solicitado sería utilizado junto a la marca BIGOTT Nº 1578-93.

3. Posteriormente, y luego de publicado el extracto de la solicitud del lema comercial, se presentaron dos observaciones.

4. El 14 de septiembre de 1994, la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., presentó la primera observación en base a las marcas de su propiedad:

   • “BELMONT”, título Nº 532-65, de 12 de diciembre de 1963. Clase 34.

   • “BELMONT Y DISEÑO”, títulos Nº 2689, de 8 de diciembre de 1988 y, Nº 1667, de 25 de mayo de 1990. Clase 34.

5. La sociedad TABACALERA ANDINA S.A., TANASA., presentó la segunda observación en base a su marca “EL EXTRA SUAVE”, título Nº 1034-76. Clase 34.

6. El 8 de mayo de 1998, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 0964742, notificada a las partes el 5 de junio de 1998, la cual resolvió aceptar las dos observaciones formuladas y rechazar la solicitud presentada por considerar que el lema comercial solicitado es similar a las marcas observantes.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., sociedad venezolana con domicilio en Caracas. Venezuela, a través de su apoderado, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Dice que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial “al emitir la resolución final, no se ha tomado en cuenta que el lema comercial solicitado conjuntamente con la marca con que será utilizado, constituye una unidad indisoluble la cual no puede ni debe ser separada, por tanto, no se puede hablar de similitud entre marcas cuando se trata de un lema compuesto por una combinación de palabras especial y única, que será usada con la marca registrada BIGOTT, la misma que de ninguna forma se parece a las marcas opositoras”. Y continúa expresando que “El Tribunal no debe olvidar que como norma para el análisis de similitud y confusión de marcas, la doctrina ha determinado a través de los diferentes fallos dados por los Tribunales de Justicia, que el análisis y comparación de las marcas en conflicto debe realizárselo completa y sucesivamente, mas no simultáneamente, esto es comprendiendo TODAS LAS PARTES DEL CONJUNTO DE UN TODO, antes que como unidades independientes, porque sólo por ese medio puede establecerse su semejanza de conjunto, que seria el único examen que realiza el público consumidor”.

      Añade además que “El principio de especialidad debe ser respetado puesto que el lema solicitado no es para la clase internacional de las marcas que se han opuesto. El principio de la especialidad establece que la marca debe estar destinada a proteger ciertos y determinados productos o servicios, es decir que el derecho que se adquiere sobre una marca está limitado al conjunto de productos para los cuales se concedió protección o algunos similares y no para toda la gama de productos y servicios que puedan concurrir en un mercado. En este caso el Director de Propiedad Industrial Encargado debió aplicar este principio ya que las marcas opositoras protege (sic) a los productos de la clase internacional # 34 más no a los servicios de la # 35”.

      c) Contestaciones a la demanda

      El Director Nacional de Propiedad Industrial.- Aunque fue citado legalmente no dio contestación a la demanda.

      El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.- Pese a haber sido legalmente citado no contestó a la demanda.

      El Director Nacional de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado.- Indica que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio; y que, por tanto, le corresponde en este tipo de juicios, comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo.

      Además, expresa que para efectos de vigilancia procesal, las notificaciones las recibirá en su casillero judicial.

   4. Terceros interesados

      La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., comparece como tercero interesado y contesta la demanda, manifestando que “Mi representada, de manera expresa alegó que el lema comercial BELMONT EXTRA SUAVE no era susceptible de registro, puesto que contravenía lo dispuesto en el Art. 81 y en el Art. 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

      Expresa que “del examen comparativo se ha determinado que la marca BELMONT registrada por mi mandante y el pretendido lema comercial solicitado BELMONT EXTRA SUAVE son semejantes, por lo que son confundibles a primera vista y cuando se los pronuncia. Tal confusión es real y se demuestra porque BELMONT es la denominación sobresaliente que forma parte del supuesto lema comercial cuyo registro fue solicitado”.

      Observa que “la marca BELMONT de propiedad de mi mandante es famosa, notoriamente conocida, tanto en el Ecuador como en otros países, debido a su originalidad, actividad, publicidad, constante esfuerzo comercial e inversión económica de su propietario PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (…)”.

      Finalmente, propone las siguientes excepciones:

      a) Niego que el Director Nacional de Propiedad Industrial haya violado norma alguna al dictar su Resolución Nº 0964742, de 8 de mayo de 1998.

      b) Niego que dicha Resolución no haya sido debidamente motivada por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

      c) Niego el derecho de la actora para solicitar el registro del lema comercial BELMONT EXTRA SUAVE.

      d) Niego todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada

      .

      La sociedad TABACALERA ANDINA S.A., TANASA., considerada también como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda, aunque fue legalmente citada.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de julio de 2007.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

   El Tribunal compareciente ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 120 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Este Tribunal considera procedente la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del lema comercial “BELMONT EXTRA SUAVE”, clase 35, ha sido presentada el 25 de marzo de 1994, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo...