PROCESO 089-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 089-IP-2007

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a) y b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: D & D SOFTWARE LTDA.

Marca: “NAVEGALIA” (mixta).

Expediente Interno N° 2003-0005.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte y nueve (29) días del mes de agosto del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 10 de julio de 2007.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad D & D SOFTWARE LTDA.

   La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado en esta causa es: la sociedad AIRTEL MOVIL S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad D & D SOFTWARE LTDA. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: Nº 00654, de 29 de enero de 2001, Nº 19973, de 13 de junio de 2001 y Nº 24699, de 31 de julio de 2002.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 6 de julio de 2000, la sociedad AIRTEL MOVIL S.A., solicitó el registro del signo “NAVEGALIA” (mixto), para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 495, de 1 de septiembre de 2000.

      - La sociedad D & D SOFTWARE LTDA. presentó observación al registro solicitado afirmando ser propietario de:

      • El nombre comercial “D & D SOFTWARE + GRAFICA”, que ampara productos y servicios de las clases 9,16, 35, 36, 38, 41 y 42, conforme al Certificado Nº 12423:

      • La marca: “D & D 2021” (mixta) , que ampara productos de la clase 9, según Certificado Nº 219044, vigente hasta el 2 de julio de 2009:

      La sociedad observante arguyó que el signo solicitado a registro “era confundible con la parte gráfica de su nombre comercial como medio para identificar su actividad empresarial relacionada con productos y servicios, comprendidos en las clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 Internacional y con el signo “D & D 2021” (M), debidamente registrado como marca para distinguir los productos de la clase 9 Internacional”.

      - El 29 de enero de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, expidió la resolución Nº 00654, en la cual resolvió: Declarar infundada la observación de D & D Software Ltda.; y, conceder el registro del signo NAVEGALIA (mixto) para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de AIRTEL MOVIL S.A.

      - Contra la resolución emitida la sociedad D & D SOFTWARE LTDA. interpuso los recursos de reposición y de apelación.

      - El 13 de junio de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia al resolver el recurso de reposición interpuesto emitió la Resolución Nº 19973, confirmando lo resuelto en la Resolución Nº 00654, y concedió el recurso de apelación.

      - El 31 de julio de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto, decidió mediante Resolución Nº 24699, igualmente, confirmar la Resolución Nº 00654, quedando así agotada la vía gubernativa.

      b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad D & D SOFTWARE LTDA., domiciliada en Bogotá D.C., Colombia, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones emitidas, y con intervención de su Apoderado, manifiesta, en lo principal, lo siguiente:

      Transcribe el contenido de los artículos que, a su decir, han sido violados y expresa que “Si la Superintendencia de Industria y Comercio en las resoluciones que son objeto de la presente acción hubiese confrontado el componente gráfico o figurativo de la marca “NAVEGALIA” (M) para distinguir servicios de la clase 42 Internacional con sus dos medias lunas o velas (concedida posteriormente) y el del nombre comercial “D & D SOFTWARE” (M) (sic) que distingue sus actividades relacionadas con los productos y servicios comprendido (sic) en las clases 09, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 Internacional, el cual tiene en su elemento figurativo dos medias lunas o velas, hubiese constatado que estos componentes gráficos o figurativos son similares y constituye la parte predominante de ambos, lo que induce al público a error con relación a unos servicios determinados”.

      Agrega que “(…) a simple vista, tanto en los signos distintivos de la sociedad D & D SOFTWARE LTDA., como en la de la sociedad AIRTEL MOVIL S.A., las dos velas o medias lunas que se cotejan tienen como característica, una forma muy similar (…). También podríamos señalar que en ambos diseños las dos velas o medias lunas, se encuentran una frente a la otra con una distancia de separación muy parecida”. Señala que “Debido a lo expuesto, por las similitudes demostradas se puede apreciar que existe confundibilidad entre los componentes gráficos o figurativos, ya que para que exista confundibilidad, no es necesario que los signos distintivos que se comparan sean milimétricamente idénticos; sino que presenten las suficientes semejanzas que las hacen confundibles como sucede en el presente caso”.

      Indica que al cotejar el signo solicitado “NAVEGALIA” (mixto) y la marca “D & D 2021”, la Superintendencia “(…) no reparó en analizar la parte gráfica de los signos en disputa, sino que de manera incompleta hizo un juicio que concluyó que la parte preponderante de las marcas (…) es la descriptiva (sic), lo que ni para la sociedad AIRTEL MOVIL S.A., ni para la sociedad D & D SOFTWARE LTDA. es cierto (…)”.

      c) Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

      Asevera que “el fundamento de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”.

      Señala que “Efectuado el examen conjuntal de la marca ‘NAVEGALIA’ (Mixta) frente a la marca registrada ’D & D 2021’ (Mixta), es claro que no presentan similitud gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada contiene la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

      Con relación a la clase de las marcas de la presente causa añade que “Aplicando todos los criterios expuestos a las marcas en conflicto, ambas marcas son mixtas, llegando a la conclusión de que en el presente caso evidentemente predomina como elemento denominativo las expresiones verbales, ´NAVEGALIA` y ´D & D 2021`, y siguiendo los lineamientos anteriores, fundamentados en criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que, efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas (…) no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual”.

      Finalmente, analiza lo relacionado al nombre comercial y señala que “La parte actora, sobre quien pesaba la carga de la prueba, no presentó dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en el expediente 00-50457 las pruebas correspondientes tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial D & D SOFTWARE LTDA., de tal suerte que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a las herramientas de convicción obrantes dentro de la actuación administrativa”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad AIRTEL MOVIL S.A. por medio de su Curador Ad-litem da contestación a la demanda expresando que:

      De una revisión tangencial realizada a la documentaria allegada y al propio libelo iniciador no se visualiza necesidad de confrontación de las gráficas, logos o signos en discrepancias (…) ya que, de la simple visualidad de los mismos, resulta de abulto que no existe entre ellos ningún tipo de semejanzas de forma, esencia o contenido que puedan dar origen a discurrimientos respecto a lo contextualizado por la costumbre inveterada, la lógica experimental, la doctrina o la jurisprudencia frente a los conceptos de notoriedad, denominación, nominatividad, figuración como medios de identificación a efectos de tener apoyo a lo pretendido extensivamente.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del...