PROCESO 063-IP-2007

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 063-IP-2007

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 4 y 17 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno Nº 2003-OO156. Actor: ELI LILLY AND COMPANY. Asunto: “Patente de Invención: Benzotifenos, formulaciones que los contienen y métodos”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 15 días del mes de agosto del año dos mil siete.

VISTOS.

El Oficio Nº 389, de 7 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 23 de abril de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 14, 18 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2003-0156.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 06 de junio de 2007.

  1. Las partes.

    Demandante: ELI LILLY COMPANY AND COMPANY

    Demandada: La Nación Colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

  2. Determinación de los hechos relevantes

  3. Hechos.

    El 21 de marzo de 1997, la sociedad ELI LILLY AND COMPANY presentó una solicitud de patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para la invención “Benzotifenos, formulaciones que los contienen y métodos”.

    Mediante Concepto Técnico Nº 621 de 15 de mayo de 1997, la División de Nuevas Creaciones requirió al solicitante para que se pronunciara con respecto al primer examen de forma, en el cual se requería el arte final de la figura característica de la solicitud, ajustar la reivindicación 12 de la solicitud ante una objeción de ausencia de unidad de invención, allegar las traducciones de las solicitudes sobre las cuales se reivindicaba la prioridad y por último, llevar a cabo la conversión de unidades al sistema internacional.

    Dicho requerimiento fue atendido mediante el memorial radicado el día 15 de agosto de 1997, dentro del término legal.

    En respuesta a los argumentos presentados frente al examen de forma, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, profirió concepto técnico Nº 1461, de 21 de diciembre de 1998, mediante el cual comunicó las conclusiones de un segundo examen de forma, rechazando la reivindicación 12 y ordenando la publicación de la solicitud.

    Siguiendo con el trámite, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, emitió el Examen de Fondo, el 19 de julio de 2001, estableciendo objeciones de novedad y nivel inventivo frente a la patentabilidad de la solicitud, con base en la existencia de las anterioridades US 5447941, US 5494920, US 5510370, COL 94 032770, US 4418068 y las divulgaciones contenidas en el libro “Remington Farmacia”, Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 1995. En el mismo informe, la Superintendencia de Industria y Comercio objeta las reivindicaciones 9 a 11, argumentando que pretenden reclamar un método terapéutico, lo cual está expresamente excluido de patentabilidad por el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    El Examen de Fondo fue contestado por el solicitante de manera oportuna el 9 de octubre de 2001, en el cual se señalaron los argumentos por los que la solicitud de patentabilidad gozaba de novedad y de nivel inventivo.

    La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 43916, de 26 de diciembre de 2001, procedió a negar la totalidad de las reivindicaciones argumentando que las mismas no cumplían con el requisito de novedad, ni con el nivel inventivo ya que “en el presente caso, es claro que el objeto reivindicado no es nuevo porque está comprendido en el estado de la técnica y por ende no puede ser patentado, pues realizado el estudio técnico comparativo entre el objeto de la solicitud y lo mencionado en las anterioridades, se encontró que este ya era conocido desde antes de la fecha de la prioridad reivindicada”; de igual manera en lo que se refiere al nivel inventivo la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que: “en el presente caso particular, una vez evaluada la solución propuesta con respecto al estado de la técnica, con base en las pruebas encontradas (anterioridades), se determinó que no implica novedad, ni actividad inventiva, todo lo cual se sustentó con razonamientos técnicos en el examen de fondo”.

    Por tal motivo, ELI LILLY AND COMPANY interpuso Recurso de Reposición el 18 de febrero de 2002 contra la Resolución 43916, solicitando que se revocara la decisión de negar la patente y en su lugar se procediera a conceder el privilegio solicitado para las reivindicaciones que cumplían los requisitos de patentabilidad. Según la actora, las reivindicaciones de la presente solicitud habían sido modificadas y reenumeradas según sugerencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia durante el traslado para dar contestación al examen de fondo. Sin embargo, por un error, el capítulo reivindicatorio modificado no se anexó al memorial de respuesta y por tanto, dichas modificaciones no habían sido consideradas por la administración. Teniendo en cuenta lo anterior, aprovechó la oportunidad del recurso de reposición para corregir el error mencionado y se adjuntó el capítulo reivindicatorio faltante con las modificaciones pendientes.

    Con posterioridad a la interposición del recurso de reposición, se radicaron 2 memoriales. El primero de ellos, el 16 de julio de 2002, y el segundo, el 24 de octubre de 2002. Mediante el primero se ejerció la facultad prevista en el artículo 34 de la Decisión 486 y se realizaron modificaciones al capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente, fusionándose las reivindicaciones 1 y 3 que reposaban en el expediente administrativo, según versión presentada el 18 de febrero de 2002, junto con el recurso de reposición y procediéndose a la renumeración de las mismas. Mediante el segundo escrito, se ponía en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el hecho de que bajo número de registro US 6.458.811, de 1 de octubre de 2002, una patente para el mismo concepto inventivo reivindicado en la solicitud objeto de este litigio había sido otorgada por la oficina de patentes de los Estados Unidos de América.

    Mediante Resolución 35676, de 6 de noviembre de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia resolvió el Recurso de Reposición planteado por ELI LILLY AND COMPANY, en lo relativo a los requisitos de patentabilidad, en la cual se cita como norma aplicable el artículo 18 de la Decisión 486, el mismo que versa exclusivamente sobre los requisitos del nivel inventivo. Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia acepta las modificaciones presentadas al capítulo reivindicatorio, junto con el Recurso de Reposición el 18 de febrero de 2002. No obstante lo anterior, la Administración confirma, con base en la objeción de nivel inventivo, la decisión contenida en la Resolución 43916 y deniega el privilegio de patente para la totalidad de las reivindicaciones pendientes según versión del 18 de febrero de 2002, sin pronunciarse en forma alguna sobre las modificaciones presentadas el 16 de julio de 2002 (pliego de reivindicaciones), ni sobre memorial de 24 de octubre de 2002.

    2.2. Fundamentos de la Demanda.

    La actora fundamenta que la violación de la Ley, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, proviene de una errónea interpretación y aplicación del artículo 18 de la Decisión 486.

    También argumenta la configuración de la violación del artículo 14 de la Decisión 486, la cual ordena a los Países Miembros a conceder patentes para inventos que en efecto cumplan con los tres requisitos allí establecidos, entre los cuales se encuentra el nivel inventivo.

    De otra parte, señala, que se configura en este caso una violación del artículo 34 de la Decisión 486, al no permitir la administración, la modificación de la solicitud durante todo el procedimiento.

    Por último, agrega que las resoluciones acusadas comportan la violación del artículo 29 de la Constitución Política que establece en su parte pertinente que “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” y en consecuencia, también de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso...

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