PROCESO 057-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 057-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Marca: SUMIGRAN. Actor: sociedad GLAXO GROUP LIMITED. Proceso interno Nº 7078-00-LYM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente doctor Wilson Peralvo Campaña, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 7078-00-LYM;

El auto de 6 de junio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad GLAXO GROUP LIMITED. Demandados: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado. Tercero interesado: sociedad LABORATORIOS LEGRAND S.A.

b) Hechos

El 06 de marzo de 1998, la sociedad Laboratorios Legrand S.A. solicitó, al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el registro como marca del signo SUMIGRAN para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual Nº 398, correspondiente al mes de marzo de 1998. El 12 de febrero de 1999, la sociedad GLAXO GROUP LIMITED presentó observación a la solicitud de Laboratorios Legrand S.A., con base en su marca IMIGRAN, registrada también para la clase 5.

Mediante Resolución Nº 975081, de 11 de enero de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, niega la observación planteada por GLAXO GROUP LIMITED, argumentando que a su criterio no existe similitud gráfica-visual, fonética-auditiva entre el signo solicitado por Laboratorios Legrand S.A. y la marca de propiedad de la observante; y en consecuencia, otorga el registro solicitado a favor de Laboratorios Legrand S.A.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad GLAXO GROUP LIMITED interpone recurso subjetivo o de plena jurisdicción, contra el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual solicitando que se declare la invalidez e ilegalidad de la Resolución Nº 975081, de 11 de enero de 2000; y, por consiguiente que se niegue el registro de la marca SUMIGRAN otorgada a favor de la sociedad Laboratorios Legrand S.A.

Indica que la resolución impugnada infringe las disposiciones contenidas en los artículos 81 y 82 literales a) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sostiene que la “denominación SUMIGRAN, constituye una imitación de la marca IMIGRAN, ellas se confunden a simple vista y por tanto, la primera no es susceptible de registro” y que los signos en conflicto “tienen gran similitud gráfica, visual y fonética (…)” que sólo se “sustituye la letra ‘I’ por las letras ‘S-U’ lo que no disminuye la notoria similitud entre ambos signos (…) se observa la evidente similitud entre los signos IMIGRAN y SUMIGRAN ya que vistos en su conjunto y en forma sucesiva, es evidente que son confundibles entre sí (…). Por tanto de permitirse el registro de la segunda, se crearía con absoluta certeza confusión en el consumidor”.

Por otra parte, y aludiendo a la doctrina, señala que al ser similares las marcas y al existir un gran riesgo de inducir en error al público, sólo debe prevalecer una de éstas, y debe ser la adquirida previamente, en este caso IMIGRAN, pues le pertenece el derecho adquirido. También señala la demandante, que el riesgo de confusión no sólo se deriva de la similitud entre los signos, sino también del mercado en el cual competirán, ya que ambos signos amparan productos de la clase 5.

Por ultimo, argumenta que, de concederse el registro del signo solicitado “evidentemente se produciría una sustancial dilución del poder distintivo de la marca ‘IMIGRAN’. Resulta evidente que no cabe otorgarse el registro de un signo que carece de fuerza distintiva y que puede inducir a error y confusión al público consumidor”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta a la demanda y dice: “a.- Negativa pura, simple y llanamente los (sic) fundamentos de hecho y derecho (…) b.- Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado (…) c.- Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora (…) d.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

El Director Nacional de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, al contestar a la demanda dice que, acude “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”.

e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado

La sociedad Laboratorios Legrand S.A. plantea las siguientes excepciones: “Niego que la marca ‘SUMIGRAN’ (…) sea idéntica o se asemeje a la marca ‘IMIGRAN’ (…). Niego que la marca ‘SUMIGRAN’ pueda causar riesgo de dilución de la marca ‘IMIGRAN’ (…). Niego que el consumidor pueda ser inducido a engaño o confusión (…). Niego que la compañía LABORATORIOS LEGRAND S.A., cause algún tipo de perjuicio a la compañía GLAXO GROUP LIMITED (…). Niego que exista riesgo de asociación (…). Niego que la denominación ‘SUMIGRAN’ no haya cumplido y cumpla (sic) con los requisitos de registrabilidad (…). Niego que la denominación ‘SUMIGRAN’ no sea suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica (…). Niego que la marca ‘SUMIGRAM’ sea una imitación de la marca de propiedad de la compañía actora (…)”.

Señala que el IEPI hizo un análisis correcto a la hora de determinar la registrabilidad de la marca SUMIGRAN. También, señala que la marca IMIGRAN coexiste con otras marcas que poseen la raíz MIGRAN, tal es el caso de AVAMIGRAN, IMIGRAN, SANDOMIGRAN y REPMIGRAN.

Manifiesta que “la marca ‘SUMIGRAN’ tienen (sic) un reconocimiento comercial por parte del consumidor NO SOLO EN Colombia sino actualmente ya en el Ecuador (…)” y que “La exclusividad sobre la marca ‘SUMIGRAN’ le pertenece a la compañía LABORATORIOS LEGRAND S.A. desde el año 1997 por haber tenido el registro de esta marca en Colombia, y en el 2000 en el Ecuador”. Además, indica que el análisis de las marcas debe ser en conjunto y no de manera fraccionada, por tanto “no...