PROCESO 079-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 079-IP-2007

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a), 101 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: GEMZAR. Actor: sociedad ELI LILLY AND COMPANY. Proceso interno Nº 2003-0236.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de agosto del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 136 literales a) y f) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0236.

El auto de 10 de julio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contenidos del artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: ELI LILLY AND COMPANY. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A., GENFAR S.A.

b) Hechos

El 30 de octubre de 2000, ELI LILLY AND COMPANY presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo GEMZAR (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 498, de 27 de noviembre de 2000, al que no se presentaron observaciones.

Por Resolución Nº 18634, de 24 de junio de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió “NEGAR el registro de la marca GEMZAR (NOMINATIVA) (…) solicitada por la sociedad ELI LILLY AND COMPANY (…)”, basó su negativa en la confundibilidad con la marca GENFAR (nominativa) registrada previamente a favor de GENFAR S.A. para productos de la Clase 5.

Contra dicha Resolución, ELI LILLY AND COMPANY interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, presentando copia del acuerdo de coexistencia entre las marcas GEMZAR y GENFAR el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien, mediante Resolución Nº 35324, de 30 de octubre de 2002, confirmó la decisión contenida en la resolución impugnada.

El segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, mediante Resolución Nº 40073, de 17 de diciembre de 2002, confirmó, también, el contenido de la Resolución Nº 18634, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora manifiesta que con la emisión de los actos administrativos demandados se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que la “Administración consideró que las marcas GEMZAR y GENFAR al coexistir en el mercado generarían confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos con ellas identificados, lo que constituye una apreciación errónea” toda vez que “las marcas distinguen productos perfectamente diferenciados, tanto desde el punto de vista formal como en la realidad misma del mercado. En efecto, la marca GEMZAR fue solicitada (…) para distinguir exclusivamente ‘preparaciones farmacéuticas para el cáncer, indicaciones antivirales e inmunosupresoras’, es decir, productos que no son de venta libre pues su venta está restringida a la exhibición de la fórmula médica por parte del paciente comprador”, además, “en virtud del acuerdo suscrito entre ELI LILLY y GENFAR dichos productos no se distinguirán bajo la marca GENFAR toda vez que, la sociedad GENFAR se comprometió a no usar su marca GENFAR para distinguir los productos de interés de ELI LILLY”.

Recalca que los productos que pretende amparar GEMZAR “llegan a su ultimo (sic) consumidor única y exclusivamente bajo la supervisión directa o indirecta del médico especialista (…). Por su parte, los productos comercializados por la sociedad GENFAR son principalmente medicamentos de venta libre y se distinguen por el nombre genérico del producto farmacéutico (…). Por si fuera poco, la sociedad GENFAR por medio de un acuerdo de coexistencia se comprometió a no usar su marca GENFAR para distinguir los productos de interés de mi representada (…)”. Señala además, la diferencia de precios entre los medicamentos para el cáncer y los genéricos.

Sostiene que también se violó el artículo 151 de la Decisión 486 ya que “la clasificación de productos en la misma clase no es criterio de existencia o ausencia de similitud entre productos”. Indica, que, igualmente, se violó el artículo 136 literal f) de la misma Decisión “al no haber aceptado el acuerdo suscrito por ELI LILLY y GENFAR (…)” y que “la sociedad GENFAR (…) solicitó libremente, por medio de acuerdo suscrito (…) el ejercicio de su derecho de propiedad sobre su marca en el sentido de comprometerse a no usar su marca, como marca de producto para distinguir ‘preparaciones farmacéuticas para el cáncer, indicaciones antivirales e inmunosupresoras’ (…) las partes han tomado las medidas necesarias tendientes a delimitar el uso real de las marcas en el mercado de forma tal que (…) separaron claramente su nicho de mercado beneficiándose mutuamente y en consecuencia, beneficiando y protegiendo a los consumidores”.

Finalmente, dice, que “la coexistencia pacífica de las marcas no solo es consecuencia de la ausencia de riesgo de confusión entre las marcas dada la diferencia de los productos, sino que también es la causa de la inconfundibilidad de las marcas”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas negó “el registro de la marca ‘GEMZAR’ para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad ahora demandante”.

Sostiene que: “’GEMZAR’, si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘GEMZAR’ (solicitada) (sic) y GENFAR’ (solicitada) (sic) resulta indudable que presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

Indica que entre los signos en conflicto existen similitudes “que conllevarían al público consumir a error respecto al origen empresarial de los productos; lo anterior habida cuenta que, la expresión ‘GEMZAR’ reproduce cuatro letras que conforman la marca registrada ‘GENFAR’ limitándose a adicionarle las letras M y Z, lo cual no le otorga suficiente distintividad, más aun si tenemos en cuenta que identifican productos relacionados en el mercado de la misma clase y que de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos (…). En razón a lo anterior resulta claro y evidente que la marca solicitada ‘GEMZAR’ encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del...