PROCESO 58-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 58-IP-2007

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 136 literal a), 146, 147, 148, 150 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: BOXER (mixta). Actor: ADT SERVICES AG. Proceso interno Nº 2407-2006.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 15 días del mes de agosto del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente Doctor Manuel Sánchez-Palacios Paiva, relativa al artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0267;

El auto de 27 de junio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad ADT SERVICES AG. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial, INDECOPI. Tercero interesado: Francisco Javier Cevallos Noratto.

b) Hechos

El 05 de octubre de 2001, Francisco Javier Cevallos Noratto solicitó, al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el registro como marca del signo constituido por “el logotipo octogonal conformado por la silueta de la letra B y la cabeza de un perro boxer y debajo la denominación BOXER en letras características” para distinguir servicios de la clase 37. El 28 de febrero de 2002, la sociedad ADT SERVICES AG presentó oposición, sobre la base del artículo 7 del Convenido de Washington, manifestando ser titular en los Estados Unidos de América de la marca ADT y logotipo octogonal registrada para servicios de la clase 42 y que Francisco Javier Cevallos Noratto, registró su signo BOXTER (mixto) de mala fe, al ser conocedor de la existencia del signo ADT y logotipo octogonal de la opositora. Además, dice tener la solicitud de dicho registro en el Perú.

Por Resolución Nº 012377-2002/OSD-INDECOPI, de 31 de octubre de 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró “INFUNDADA la oposición formulada por ADT SERVICE AG, de Suiza, e INSCRIBIR (…) a favor de FRANCISCO JAVIER ZEVALLOS NORATTO, de Perú, la marca de servicios constituida (…) por el logotipo octogonal conformado por la silueta de la letra B y la cabeza de un perro boxer y debajo la denominación BOXER en letras características (…)”.

Contra dicha Resolución, la sociedad ADT SERVICES AG, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI, que por Resolución Nº 0290-2003/TPI-INDECOPI, de 17 de marzo de 2003, confirmó la Resolución impugnada y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado.

La sociedad ADT SERVICES AG presentó demanda contencioso administrativa ante la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Lima, la que por Resolución Nº 25, de 21 de febrero de 2005, declaró “FUNDADA LA DEMANDA (…) y en consecuencia NULA la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (…) y en consecuencia se deniegue el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo octogonal conformado por la silueta de la letra B y la cabeza de un perro boxer y debajo la denominación BOXER en letras características (…)”. Contra dicha Resolución, el INDECOPI y el señor Francisco Javier Zevallos Noratto, interpusieron recurso de apelación, el cual fue conocido y resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema que decidió confirmar “la sentencia (…) que declara fundada la demanda y nula la Resolución número 012377-2002/OSD-INDECOPI y en consecuencia deniega el registro de la marca de servicio (…)”. Contra este pronunciamiento, el INDECOPI presentó recurso de casación, el cual es conocido por la Sala de Derecho Constitucional y Social, que por Providencia de 10 de enero de 2007, consideró que: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo siete de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington D.C. (…), y; cuál es la debida aplicación (…) al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia, razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

ADT SERVICES AG, en demanda contencioso administrativa solicita la nulidad de las Resoluciones Nº 12377-2002/OSD-INDECOPI y Nº 290-2003/TPI-INDECOPI. Manifiesta que es una empresa constituida en Suiza y es propietaria de “la marca ADT y logotipo conformado por la denominación ADT en letras características, dentro de una figura rectangular, todo dentro de un octágono color azul (…) para identificar servicios de Seguridad Residencial”. Dice que a raíz del éxito alcanzado se interesó por asentar su empresa en Latinoamérica para lo cual se dispuso a comprar la empresa GRUPO BOXER en el Perú, cuyo propietario es Francisco Javier Zevallos Noratto, con quien el representante de ADT SERVICE AG, señor Azze, se reunió en algunas oportunidades.

Dice que “el señor Cevallos sostuvo con el señor Azze la reunión (…) únicamente con la intención de fingir interés en la transacción con ‘ADT’, es decir mediante un acto de total deshonestidad y mala fe (…) cuando ya había solicitado el registro de un logotipo sustancialmente similar al que utiliza ‘ADT’ (…)” y que “Es evidente que el señor Zevallos, luego que BOXER (…) sostuviera negociaciones con ADT para introducir en el mercado nacional los servicios que pretendía brindar ‘ADT’, sabía quién era el titular del signo mixto que con posterioridad ha pretendido hacer suyo, configurándose así un supuesto de mala fe repugnado por nuestra legislación (…). En consecuencia, dado que se trató de una solicitud de registro presentada con mala fe, ni la Oficina de Signos Distintivos ni el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI debieron reconocer prelación alguna a favor del señor Zevallos, y más bien, por el contrario, debieron denegar el registro solicitado”.

Indica que el signo solicitado “no cumple con el requisito de distintividad (…) ya que al ser sustancialmente similar al signo que utiliza ADT a nivel mundial para servicios de la misma (sic) clase, el signo solicitado (…) no distinguiría sus servicios y más bien, por el contrario, induciría a error al público consumidor (…). Y, además, el signo “ha sido solicitado actuándose con evidente mala fe, éste no es susceptible de registro”. Sostiene que “el señor Zevallos únicamente ha buscado inducir a error al público consumidor de los servicios de sistema de seguridad y vigilancia en general, debido a que no sólo utiliza maliciosamente la misma figura octogonal que conforma el logotipo de ADT, sino que también UTILIZA el mismo formato, es decir el texto ‘Protegido por’ sobre la marca, y debajo de ella el número telefónico de contacto; así como el fondo azul en el logotipo y las letras blancas”.

Respecto al artículo 7 de la Convención de Wahington dice que se cumplen los requisitos exigidos por ésta para que “ADT se oponga al registro de su logotipo octogonal (…) intentando el señor Zevallos registrar ilícitamente el logotipo octogonal de ADT (…) el señor Zevallos (…) tenía conocimiento de la existencia y uso del signo mixto ‘ADT’ y logotipo octogonal (…)”

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda y, después de hacer una relación de los hechos, sobre la mala fe alegada por la demandante dice: “Pese a que en el procedimiento de registro establecido en la Decisión 344 y en el Decreto Legislativo 823 no se previó una causal específica de prohibición basada en la mala fe del solicitante, no debe olvidarse que durante la etapa pre-registral la actuación de la Administración debe orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil” mientras que para la etapa post-registral se tiene lo contenido en el artículo 113 literal c) de la Decisión 344, como así mismo la demandada sostiene.

Menciona que la mala fe puede configurarse por “Imitación de una marca (…). Perturbación de un derecho subjetivo digno de protección (…). Entorpecimiento de la relación de mercado (…). Impedimento de la competencia extranjera (…)” y que en el caso concreto “no basta con que los signos que se solicitan para registro ante el Perú sean idénticos o confundibles a una marca registrada en el extranjero para que su solicitud en el país configure una conducta desleal. Antes bien, hace falta que además se transgreda uno de los deberes de la leal y limpia competencia comercial. En efecto, privar del derecho de prelación al solicitante por el solo hecho que la opositora tenía registrada su marca en el extranjero con anterioridad, significaría otorgar protección legal a la marca en virtud a su uso o por su registro en el extranjero, supuestos contrarios a los principios registral y de territorialidad que rigen el ordenamiento jurídico de derecho de marcas andino y nacional, según el cual el derecho de exclusión sobre una marca nace con su registro en el país”.

Manifiesta que revisados los documentos presentados por ADT (no podía acreditarse de manera fehaciente que el señor Zevallos hubiese tenido conocimiento...