PROCESO 069-IP-2007

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 069-IP-2007

Interpretación prejudicial, de los artículos 1, 2 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 4 y 13 literal d) de la misma Decisión. Patente de invención para “SUSPENSIONES ACUOSAS DE MATERIAS MINERALES Y SUS USOS EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL”. Actor: sociedad OMYA A.G. Proceso interno Nº 2006-0041.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 1, 2 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2006-0041;

El auto del 19 de junio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: Sociedad OMYA A.G. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

b) Hechos

El 17 de julio de 1998, la sociedad PLUESS STAUFER AG., presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitud de patente de invención para “SUSPENSIONES ACUOSAS DE MATERIAS MINERALES Y SUS USOS EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL”; de acuerdo a la demandante a dicha solicitud se anexaron varios documentos, entre ellos, una copia legalizada de la solicitud francesa Nº 9709388, de 18 de julio de 1997, junto a la traducción correspondiente al capítulo reivindicatorio de la misma. Posteriormente se solicitó el cambio de nombre de la sociedad de PLUESS STAUFER AG., a OMYA AG.

El extracto de solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 522, de 28 de noviembre de 2002, al cual no se presentaron oposiciones.

A través de la Resolución Nº 32227, de 28 de diciembre de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la patente solicitada por la sociedad PLUESS STAUFER AG (ahora OMYA AG.)

El 1 de febrero de 2005, la sociedad OMYA AG. interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 32227, el mismo que fue resuelto por Resolución Nº 21794, de 31 de agosto de 2005, confirmando la resolución impugnada y declarando agotada la vía gubernativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La demandante solicita que se declaren nulas las Resoluciones Nº 32227 y Nº 21794, y que, con fundamento en dichas declaraciones y a título de restablecimiento de derecho, se ordene la concesión de la patente de invención solicitada por OMYA AG.

La demandante dice que la Superintendencia de Industria y Comercio “al negar la patente por falta de novedad al no reconocer la prioridad reivindicada” violó el artículo 12 de la Decisión 344 ya que “se encuentra en la obligación de reconocer la prioridad reivindicada, cuando se ha cumplido con todos los requisitos establecidos dentro del término consagrado para ello, como en el presente caso”. Por lo que dice que el problema “respecto a la reivindicación de prioridad es si el solicitante cumplió con la normatividad vigente en la materia y sí, en consecuencia, merece le sea reconocido el derecho de prioridad reivindicado”.

Considera que la legislación aplicable es el Convenio de París, puesto que “se reivindicó prioridad Unionista” al momento de presentar la solicitud. Y que de acuerdo a la normativa del Convenio de París “la obligación que tenía el solicitante cuando se reivindicaba prioridad en esa época, es decir en el año de 1998, era la indicación mediante una declaración de la fecha y el país del depósito de la prioridad (…). Es más ni siquiera para los casos en que no se reivindicaba prioridad unionista, sino prioridad vía Decisión 344, era necesario presentar traducción completa del texto del que se estaba reivindicando (…) máxime si se tiene en cuenta que el texto de la invención generalmente es igual al texto de la prioridad, como sucede en este caso, y por lo tanto, resulta innecesario y engorroso presentar dos textos idénticos”. Indica que presentó “copia del documento de prioridad, esto es, la solicitud francesa número 9709388 (…) y la traducción de la carátula de la solicitud y de las reivindicaciones”.

Recalca en varias oportunidades que “se presentó la correspondiente Traducción Oficial Nº 191-98 de 15 de Julio de 1998, junto con la Certificación del Traductor Oficial, correspondiente al documento 9709388 FR, del cual se reivindicaba prioridad”. Sin embargo, la Superintendencia ordenó que presente traducción completa de la prioridad reclamada, la cual fue presentada en tiempo oportuno tal y como lo solicitó la Superintendencia, por lo que “es claro que no existe fundamento jurídico válido para rechazar la prioridad invocada por el solicitante de la invención denegada como de manera arbitraria y desconociendo la ley, lo hizo la SIC”.

Argumenta la violación del artículo “1 de la Decisión 344 (Artículo 14 de la Decisión 486 (…) puesto que la Administración se encuentra en la obligación de conceder la patente solicitada, si la misma cumple con los requisitos mencionados como es el caso”. También dice que se violó el artículo “2 de la Decisión 344 (artículo 16 de la Decisión 486) (…) ya que como se demostró a lo largo del trámite administrativo, el objeto de la invención denegada por la SIC, sí tiene la novedad requerida sobre las enseñanzas del documento D1 citado como anterioridad por dicha entidad” y que “el documento D1 ha sido erróneamente citado por parte de la SIC como parte del estado de la técnica, toda vez que la fecha de presentación de dicha referencia cae dentro del año de prioridad que en forma injustificada no le fue reconocido a la solicitud bajo estudio (…)”. Manifiesta que el documento D1 “se refiere a un procedimiento de dispersión y/o triturado, el cual se encuentra plenamente caracterizado por sus pasos o etapas, lo que es totalmente diferente al producto reivindicado en la presente invención, el cual corresponde a una suspensión acuosa de substancias minerales, plenamente caracterizada por sus componentes”, pero que, sin embargo, la Superintendencia mantiene su radical posición “con base en el hecho de que el copolímero descrito como parte de la suspensión reivindicada en la solicitud denegada es igual al copolímero empleado en la primera etapa del procedimiento descrito en D1”.

Sostiene que “todo lo expuesto demuestra el carácter novedoso de la presente invención con respecto a las enseñanzas del documento citado, toda vez que el mismo no revela de manera directa y nada ambigua las características técnicas de la suspensión acuosa de sustancias minerales, tal como ha sido reivindicada en la invención denegada (…)”. Indica que “la SIC no encontró méritos para mantener las objeciones basadas en los documentos denominados como D2, D3 y D4, por lo que el único documento relevante para desvirtuar la patentabilidad de la solicitud denegada es D1. En este sentido (…) en gracia de discusión, dada la fecha de presentación de D1, dicho documento sólo puede ser considerado como una referencia capaz de desvirtuar el requisito de novedad, más no el requisito de nivel inventivo”.

Argumenta que la afirmación de la Superintendencia de que “‘la invención objeto de estudio no cumple con el requisito de novedad y en consecuencia con el de nivel inventivo’, máxime cuando el único documento que sigue siendo sostenido por la SIC es precisamente D1” constituye una violación del Artículo 2 de la Decisión 344 (Artículo 16 de la Decisión 486) toda vez que (…) la SIC (…) no tiene reparo alguno para manifestar (…) que la invención denegada no cumple con el requisito de nivel inventivo, a pesar de saber que la norma andina le impide manifestar tal falta con base en un documento D1, transgrediendo de esta forma el ordenamiento comunitario”.

También señala como violados los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de normas de carácter supranacional contenidas en loa (sic) Decisión 344 y los artículos 9, 10, 14 y 18 de la Decisión 486 (…)”.

Sobre la Decisión 486 dice que “los actos administrativos acusados fueron expedidos con fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial contenida en la Decisión 486 de la (sic) Comunidad Andina (…)”. Respecto a la presunta violación del artículo 14 de la Decisión 486, dice: “el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención (…) y habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente...

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