PROCESO 56-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 56-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58, literales f) y g), 62 y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador. Expediente Interno Nº 12391-04- L. Y. M. Actor: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Marca: FAMILIA + diseño (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 3 de mayo de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: Sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

   Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR.

   PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

   EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

   Tercero interesado: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.

   2. DATOS Relevantes.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad PAPELES SCOTT DE COLOMBIA S.A. (nombre actual PRODUCTOS FAMILIA S.A.), solicitó el 17 de mayo de 1977 el registro del signo mixto FAMILIA para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. El Director de Patentes y Marcas del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, sin que se hubiesen presentado observaciones, mediante la Resolución N° 1093, de 14 de septiembre de 1977, concedió el registro del signo mixto FAMILIA.

      3. La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. es titular de la marca denominativa FAMILIA, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada en Ecuador bajo el N° 735, de 9 de marzo de 1976.

      4. La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., el 17 de diciembre de 2004 interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito demanda de nulidad absoluta contra la Resolución N° 1093, de 14 de septiembre de 1977.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

      a. El Director de Patentes y Marcas del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración concedió el registro del signo mixto FAMILIA sin tener en cuenta la existencia de la marca denominativa FAMILIA, actualmente de propiedad de KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

      2. De lo anterior se desprende que el signo mixto FAMILIA carece de distintividad, ya que es idéntico a la marca denominativa FAMILIA, actualmente de propiedad de KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

      3. El elemento denominativo del signo mixto FAMILIA es el más determinante.

      4. En relación con el ejercicio de la demanda de nulidad propuesta, es aplicable el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. La acción de nulidad absoluta se puede ejercer en cualquier tiempo; para el caso específico es procedente dicha acción, ya que esta marca fue concedida en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo y 135, literal b), de la Decisión 486, en concordancia con lo prescrito en los artículos 56 y 58, literal a), de la Decisión 85, que son causales de nulidad absoluta.

   3. La contestaciOn a la demanda.

      a. contestación por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

      El Presidente del IEPI contestó la demanda de la siguiente manera:

      a. NIEGO, PURA, SIMPLE Y LLANAMENTE los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada.

      b. ALEGO EXPRESAMENTE LA LEGITIMIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley

      .

      (…)

      1. Contestación por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

         De conformidad con el informe del Juez Consultante, pese a ser legalmente citado no contestó la demanda.

      3. Contestación por parte de la Procuraduría General del Estado.

         El Procurador General del Estado compareció al proceso de la siguiente manera:

         Para recibir notificaciones que me correspondan, señalo la casilla judicial No. 1200, asignada a la Procuraduría General del Estado.

         Acompaño copia de la Acción Personal, documento con el cual legitimo mi comparecencia

         .

      4. Contestación por parte del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

         De igual manera, del informe del Juez Consultante, y pese a ser legalmente citado se indica que no contestó la demanda.

      5. Contestación por parte del tercero interesado.

         La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera:

         • Los productos FAMILIA se expenden en varios países, entre ellos Venezuela, Colombia y Ecuador. En Ecuador dichos productos se comercializan, y en varios casos se fabrican a través de la filial PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., la cual se constituyó en el año de 1996.

         • La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. es titular en Ecuador de múltiples registros de la marca FAMILIA y de otras marcas derivadas de ella, generando así una familia de marcas. Lo anterior sucedió desde el año de 1977, momento en el cual se produjo el primer registro de la marca FAMILIA.

         • La marca FAMILIA es notoriamente conocida. Productos tales como servilletas, toallas, papel higiénico y otros, son fabricados y comercializados por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y su filial ecuatoriana, son ampliamente reconocidos por el consumidor ecuatoriano. Lo anterior por cuanto PRODUCTOS FAMILIA S.A. y su filial, han realizado un amplio y costoso esfuerzo comercial que ha posicionado a la marca FAMILIA, tanto en el exterior como en Ecuador.

         • La acción impetrada por el demandante ya prescribió. La Decisión 85 no establecía el término o plazo durante el cual se podía interponer la acción de cancelación y, en consecuencia, se deben aplicar las normas de la legislación interna, en particular los plazos generales sobre prescripción de acciones establecidas en el Código Civil.

         Desde 1977, momento en que se concedió el registro de la marca FAMILIA, hasta la fecha de la demanda han transcurrido más de 26 años, tiempo superior al señalado por el Código Civil para la prescripción extraordinaria.

         • La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad se estableció hasta la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, en consecuencia, no puede ser aplicada al caso en cuestión. Las normas sustantivas no son retroactivas.

         • La acción de nulidad planteada es improcedente, ya que la acción vigente bajo la Decisión 85 era la de cancelación.

         • Aún en el caso de considerarse que la marca FAMILIA de PRODUCTOS FAMILIA S.A. no tuviera distintividad intrínseca, la Decisión 486 consagra la figura de la distintividad adquirida. En consecuencia, al momento de la solicitud del signo FAMILIA, ésta era ampliamente usada y reconocida en el mercado colombiano y, por lo tanto, había adquirido aptitud distintiva en relación con los productos que ampara.

         • FAMILIA de KIMBERLY CLARK WORLWIDE INC., nunca ha sido usada debidamente y, por tal motivo, el Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual resolvió en primera instancia su cancelación por falta de uso.

         • La acción de KIMBERLY CLARK WORLWIDE INC. es claramente un comportamiento anticompetitivo y, por lo tanto, una práctica desleal.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: los artículos 56, 58, 62, 76 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; del artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; los artículos 47, 81 y 88 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y los artículos 134, 135 literales b) e i), 136 literal a), 172, 226, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, sólo se interpretarán las siguientes normas: artículos 56, 58, literales f) y g), 62 y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento de solicitarse para registro del signo mixto FAMILIA.

   Se interpretarán igualmente el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   Decisión 85

   (…)

   Artículo 56

   Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

   (…)

   Artículo 58

   No podrán ser objeto de registro como marcas

   :

   f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

   g)Las que sean...