PROCESO 074-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 074-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 167 de la misma Decisión.

Actor: sociedad MERCK KGaA.

Marca: “ILOBAN”

Expediente Interno Nº 2005-0165.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 14 de mayo de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 6 de junio de 2007.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad MERCK KGaA.

   La parte demandada la constituye: la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   El tercero interesado es: la sociedad 3M COMPANY (antes MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY).

2. Actos demandados

   La sociedad MERCK KGaA, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Nº 02394, de 30 de enero de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la cual resuelve “cancelar por no uso el registro de la marca nominativa ILOBAN (…)”, registrada a favor MERCK KGaA, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Nº 18612, de 30 de julio de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia, quien al resolver el recurso de reposición interpuesto decidió confirmar la Resolución Nº 02394, y conceder el recurso de apelación.

   - Nº 32825, de 29 de diciembre de 2004, emitida por el Superintendente de Industria y Comercio, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto decidió, igualmente, confirmar la Resolución Nº 02394.

   Como consecuencia de lo anterior, solicita, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio “inscribir nuevamente en el registro de marcas el registro de la marca ILOBAN, certificado Nº 12.338, con vigencia el (sic) 18 de agosto del año 2009, a favor de la sociedad MERCK KGaA (…) y si la decisión proferida por ese Despacho es favorable a mi petición, pero se produce después del 18 de agosto del 2009, ordene esta inscripción para el periodo agosto 18 del 2009 a agosto 18 del 2019”. Solicita, además, que se ordene la publicación de la sentencia que se imparta en la Gaceta de Propiedad Industrial.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - La sociedad MERCK KGaA, es titular de la marca ILOBAN, certificado de registro Nº 12.338, con vigencia hasta el 18 de agosto de 2009, para distinguir productos farmacéuticos y demás productos de la clase 5.[1]

      - El 16 de julio de 2002, la sociedad MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY demandó ante la Superintendencia de Industria y Comercio - División de Signos Distintivos-, la cancelación de la marca ILOBAN por falta de uso. Esta sociedad cambió su nombre por 3M COMPANY, como consta en el expediente administrativo correspondiente.

      - MERCK KGaA, en su contestación a la demanda, aportó pruebas de uso de la marca para el periodo comprendido entre mayo del 2001 y noviembre de 2001, consistentes en facturas comerciales y un empaque del producto ILOBAN; en él constaba que dicho producto no era de venta libre sino de “venta bajo fórmula médica”.

      - Afirma que “Las pruebas aportadas tenían origen en la sociedad MERCK COLOMBIA S.A., con domicilio en Bogotá. Posteriormente, esta sociedad cambió su nombre por MERCK S.A. (sic), con el mismo domicilio”.

      - El 30 de enero de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, emitió la Resolución No. 02394, la cual resuelve “cancelar por no uso el registro de la marca nominativa ILOBAN (…)”, registrada a favor MERCK KGaA, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que las pruebas no eran idóneas por estar originadas en MERCK COLOMBIA S.A. y no en el titular de la marca MERCK KGaA.

      - La sociedad MERCK KGaA presentó el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución anterior, justificando que MERCK COLOMBIA S.A. usaba la marca ILOBAN por expresa autorización escrita de la sociedad titular de dicha marca.

      - El 30 de julio de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia expidió la Resolución No. 18612, al resolver el recurso de reposición interpuesto decidió confirmar la Resolución No. 02394, y conceder el recurso de apelación. Argumentó que sólo se había probado la comercialización de 245 frascos, que para siete (7) meses, periodo de las facturas, no demostraba un uso efectivo y serio de la marca ILOBAN. Según la actora, no se tuvo en cuenta que se trataba de un producto de venta bajo fórmula médica.

      - El 29 de diciembre de 2004, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 32825, al resolver el recurso de apelación interpuesto decidió, igualmente, confirmar la Resolución No. 02394. Argumentó que las ventas son esporádicas y, que por consiguiente, no probaban un uso efectivo y real de la marca ILOBAN y que por ser un producto farmacéutico no costoso el volumen de ventas no es indicativo de un uso efectivo y real que “haya trascendido al mercado”.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad MERCK KGaA, domiciliada en Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, Alemania, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones emitidas y con intervención...