PROCESO 053-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 053-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno Nº 2004-00007 01. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “CANALETA 43”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil siete.

VISTOS.

El Oficio Nº 0372, de 7 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 5 de abril de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2004 00007 01.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 06 de junio de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: ETERNIT COLOMBIANA S.A.

   Demandada: La Nación Colombiana a través, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

   Tercero interesado: SOCIEDAD LADRILLERA SANTA FE S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes

1. Hechos.

   ETERNIT COLOMBIANA S.A. poseía el registro de la marca CANALETA 43 desde el año 1987, en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, dicho registro le fue concedido mediante Resolución Nº 5057, de 25 de agosto de 1987, por la entonces División de Propiedad Industrial. Sin embargo, éste no fue renovado en el tiempo correspondiente, motivo por el cual caducó.

   El 24 de octubre de 2002, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., presentó nuevamente la solicitud de registro de dicho signo, a la que se le asignó el número de expediente 02 96103.

   El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 523, de 27 de diciembre de 2002, presentando oposición la sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A. al registro de la marca solicitada.

   La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 11708, de 29 de abril de 2003, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A. y negó el registro del signo CANALETA 43 (nominativa), por considerar que éste no poseía carácter distintivo por ser genérico.

   La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 18312, de 27 de junio de 2003 en el sentido de confirmar la decisión impugnada y concediendo de forma subsidiaria el recurso de apelación.

   El recurso de apelación fue resuelto a través de la Resolución Nº 20925, de 28 de julio de 2003, confirmando la antedicha resolución y declarando agotada la vía gubernativa.

   Con fecha 13 de enero de 2004, ETERNIT COLOMBIANA S.A. presenta acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones administrativas arriba indicadas.

1. Fundamentos de la demanda.

   Dentro del cuerpo de la demanda la parte actora fundamenta su petición en la violación de los artículos 135 literales b) y f) y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al negar el registro de la marca CANALETA 43.

   El apoderado de la parte actora, se refirió al contenido del artículo 135 literal f), expresando que éste establece que no pueden registrarse los signos “exclusivamente” genéricos.

   Indicó además, que desde el punto de vista marcario se debe tener como signo genérico aquel que en su significado equivale exactamente a la designación del producto que se pretende identificar, por lo tanto, la genericidad o no de un signo sólo puede establecerse teniendo como referencia los productos para los que se solicita el registro marcario.

   A continuación hizo referencia a la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio en lo que respecta a la genericidad de la expresión, manifestando que, contrario a lo afirmado por la entidad, si un signo de esa naturaleza se acompaña de otros elementos que colaboren en su distintividad, puede ser registrado como marca. O lo que es lo mismo, que si un signo genérico se combina con otros datos gráficos o nominativos, no opera la causal, por lo tanto, tal y como consta en el presente caso, resulta incongruente la causal utilizada como fundamento de la negación del signo. En este sentido, el elemento “43” seguido de la palabra “CANALETA”, en la marca solicitada, en efecto, si le aporta la distintividad exigida por ley.

   Señala asimismo, que las marcas CANALETA 43 y CANALETA 90 han sido de propiedad de ETERNIT COLOMBIANA S.A. desde el año de 1960 y que han adquirido gran posicionamiento en el sector de la Construcción de Colombia.

   En cuanto a la marca CANALETA 43 en clase 6, afirma que ésta fue concedida por la entonces División de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 5057 de 25 de agosto de 1987, sin embargo, caducó por falta de renovación.

   De esta forma, concluyó expresando que debió ser respetado el derecho adquirido de la actora en relación con la marca CANALETA 43, y que no debió ser discutido por sus consumidores, ni desconocido por la autoridad que maneja la propiedad industrial en el país.

   En cuanto a la violación de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486, aseveró que la marca CANALETA 43 cumple con los requisitos que señala la norma y por lo tanto no se encuentra incursa dentro de la causal de falta de distintividad que imposibilite su registro.

2. La Contestación de la Demanda.

   El 19 de noviembre de 2004, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda solicitando fueran negadas las pretensiones de ésta. Con tal fin, expresó lo siguiente:

   Afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones Nos: 11708, de 29 de abril de 2003; 18312, de 27 de junio de 2003; y 20925, de 28 de julio de 2003, no incurrió en violación de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Al exponer el tema de la irregistrabilidad de la marca CANALETA 43 para distinguir productos de la clase 6, citó el contenido de los artículos 134 y 135 literales b) y f) para afirmar que, en efecto, la oficina competente debe verificar que se cumplan los requisitos establecidos para hacer viable el registro de un signo. En este orden, sostuvo que la marca CANALETA 43 no reúne los requisitos de la norma comunitaria, ya que la expresión CANALETA designa “un artículo de construcción consistente en un conducto que recibe y vierte agua de los tejados elaborando materiales de construcción”...