PROCESO 50-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 50-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 93 de la mencionada Decisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador. Expediente Interno Nº 7633-LY. Actor: Sociedad SCHERING – PLOUGH LTD. Marca denominativa: “UNITRON”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de abril de 2007.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes.

Demandante: Sociedad SCHERING – PLOUGH LTD.

Demandados: DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

Tercero interesado: Sociedad GRUPO BIOQUÍMICO MEXICANO S.A. DE C.V.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad SCHERING - PLOUGH LTD. solicitó el 23 de febrero de 1999, el registro del signo denominativo UNITRON, para proteger “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo N° 94277-99.

   2. La sociedad GRUPO BIOQUÍMICO MEXICANO, S.A. DE C.V. presentó, el 25 de junio de 1999, observación al registro del signo denominativo UNITRON, con base en:

      • La marca denominativa HUMITRON, registrada en Ecuador bajo el N° 2013, para proteger productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca denominativa HUMITRON, registrada en otros países como el Perú, para amparar productos de las clases 1, 5 y 31 de la referida clasificación.

   3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 977608, emitida el 30 de junio de 2000 y notificada el 11 de julio del mismo año, aceptó la observación presentada y denegó el registro de la marca solicitada.

   4. La sociedad SCHERING - PLOUGH LTD. el 1 de diciembre de 2000, interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, Segunda Sala, recurso de plena jurisdicción o subjetivo contra el anterior acto administrativo.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad SCHERING - PLOUGH LTD. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

   1. UNITRON es un signo perceptible y suficientemente distintivo y, por lo tanto, es registrable al tenor de las Decisiones 344 y 486.

   2. Además, está registrado en Bolivia con el certificado N° 010434; en Colombia, con el certificado N° 99015012; en Perú con el certificado N° 83324; y, en Venezuela con el certificado N° 1016-99.

   3. El signo denominativo UNITRON es distintivo y no es confundible con la marca denominativa HUMITRON, sobre todo si se tiene en cuenta que en el mercado existen muchas marcas que protegen los mismos productos y que, al igual que la marca denominativa HUMITRON, contienen la partícula ITRON, tal y como sucede en los siguientes ejemplos: MIDITRON, Reg. 35-96 y 719-92; FINITRON, Sol. 85994-98; KLARITRON, Sol. 73593-96; POSITRON, Sol. 83495-97; ZITRON, Sol. 66360-96; AZITRON, Sol. 96808.

      De conformidad con lo anterior, la partícula ITRON no es susceptible de apropiación, ya que es común a muchas marcas que han coexistido con la marca denominativa HUMITRON.

   4. La marca denominativa HUMITRON no protege productos de la clase 5 de la clasificación internacional, sino a aquéllos de la clase 1. En consecuencia, las marcas en conflicto no amparan los mismos productos.

3. La contestación a la demanda.

   1. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI.

      El Presidente del IEPI contestó la demanda de la siguiente manera:

      Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      Me ratifico en la Resolución No. 977608, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional

      .

      (…)

   2. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial

      El Director Nacional de Propiedad Industrial encargado, contestó la demanda con fundamento en las siguientes excepciones:

      • Una vez realizado el análisis comparativo de las marcas en conflicto, se concluyó que ambas poseen elementos que las hacen muy similares y que, por lo tanto, podrían generar confusión en los medios comerciales y en el público consumidor.

      • UNITRON no presenta elementos gráficos, visuales y fonéticos que la distingan de la marca HUMITRON y, además, ambas protegen productos de naturaleza similar que pertenecen a la clase internacional 5. Además dichos productos se expenden a través de los mismos canales de distribución.

      En tal virtud, es evidente que se conduciría al público a error sobre la procedencia de los productos y se originaría un riesgo de confusión para los consumidores, ya que fácilmente asumirían un mismo origen empresarial y comercial.

      c. Por parte del tercero interesado.

      La sociedad GRUPO BIOQUÍMICO MEXICANO, S.A. DE C.V. contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      • UNITRON es irregistrable, ya que guarda similitud gráfica, fonética y auditiva con la marca denominativa HUMITRON; únicamente presenta una modificación irrelevante y, en consecuencia, la coexistencia de ambas en el mercado ocasionaría confusión en el público consumidor.

      • La marca solicitada es casi idéntica a la marca registrada HUMITRON, ya que además de tener el mismo número de sílabas, la raíz y la terminación que las conforman son iguales.

      • Las marcas en disputa protegen los mismos productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que, mientras la marca denominativa HUMITRON ha sido registrada en Ecuador, Perú y otros países para amparar productos de las clases 1, 5 y 31, el signo denominativo UNITRON ha sido solicitado para proteger productos de la clase 5. En tal contexto, la coexistencia de ambos en el mercado generaría confusión en el público consumidor y en los medios comerciales.

      • Por las razones antes expuestas, la denominación UNITRON no es un signo suficientemente perceptible y distintivo y, en consecuencia, no puede ser registrado como marca.

      II. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

      III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

      Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81, 82, literales a) y h), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, 72, literal h), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

      No obstante lo anterior, sólo se interpretarán los artículos 81, 82 literal a), y 83) literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo denominativo UNITRON.

      No se interpretará el literal h) del artículo 82, ya que no es pertinente al caso bajo estudio.

      Asimismo se interpretarán, de oficio, el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

      DECISIÓN 344

      (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica

.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

1. No puedan constituir marca conforme al artículo anterior,

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error

;

(…)

Artículo 93

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá...