PROCESO 54-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 54-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135, literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135, literales e) y g) y su último párrafo; 224, 228 y 229, de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2004-0009. Actor: Sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca denominativa: “CANALETA 43”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de abril de 2007.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes.

Demandante: Sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: Sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó el 24 de octubre de 2002 el registro como marca del signo denominativo CANALETA 43, para amparar productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud tramitada bajo el expediente administrativo N° 02-96084.

   2. La sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A. presentó oposición contra la solicitud de registro del signo denominativo CANALETA 43, aduciendo que por ser genérico y descriptivo carece de distintividad.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 12276, de 30 de abril de 2003, declaró fundada la oposición y negó el registro del signo solicitado.

   4. La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución antes indicada.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 018309, de 27 de junio de 2003, resolvió el recurso de reposición interpuesto en el sentido de confirmar la Resolución N° 12276 y concedió el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 020922, de 28 de julio de 2003, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución N° 12276.

   7. La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., mediante escrito presentado el 7 de enero de 2004, interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

   1. El signo denominativo CANALETA 43 es registrable, ya que aunque el término CANALETA se considere como genérico o descriptivo, el número 43 es el elemento que le otorga distintividad al conjunto marcario y, por lo tanto, es susceptible de registro.

   2. En el peor de los casos, se podría decir que la marca CANALETA 43 es evocativa, ya que otorga al consumidor una idea sobre las características del producto que va a distinguir.

   3. Aunque se pensare que la palabra CANALETA se ha vuelto de uso común, el signo denominativo CANALETA 43 no es irregistrable, ya que el elemento 43 le otorga distintividad.

   4. La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. fue la primera en lanzar al mercado un producto de cubierta llamado CANALETA. Desde el año 1960 fue propietaria de las marcas CANALETA 43 y CANALETA 90 que han adquirido un gran posicionamiento en el sector de la construcción en Colombia y, por tanto, son ampliamente conocidas gracias al trabajo de mercadeo, publicidad y capacitación realizados.

      Además, en 1984 solicitó el registro de estas marcas para amparar productos de las clases 6, 17 y 19, las cuales fueron concedidas cuando estaba vigente la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Por lo tanto, no se entiende cómo se niega el registro que antes fue concedido, con el argumento de que ahora existe una causal de irregistrabilidad. El derecho adquirido por ETERNIT COLOMBIANA S.A. en relación con la marca CANALETA 43, ha debido ser respetado tanto por sus competidores, como por la Superintendencia.

   5. El hecho de que el signo CANALETA 43 de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. haya sido registrado desde hace mas de 15 años, no fue atendido por la Superintendencia. La expresión CANALETA ha sido usada por ETERNIT COLOMBIANA S.A., logrando vender aproximadamente 1.500.000 unidades de CANALETA 90 y 350.000 unidades de CANALETA 43. Además, desde 1981 han llegado al mercado 4.500.000 impactos publicitarios con la marca CANALETA 90 y 1.000.000 con la marca CANALETA 43.

      En consecuencia, el signo CANALETA 43 es distintivo en relación con los demás no sólo desde el punto de vista del signo, sino además desde la perspectiva de la utilización que se ha hecho del mismo.

3. La contestación a la demanda.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su apoderado, contestó la demanda de la siguiente manera:

      • El signo denominativo CANALETA 43, solicitado para amparar productos de la clase 19, es irregistrable por cuanto la expresión CANALETA designa en forma inmediata y directa un tipo de producto, lo que conllevaría que el consumidor medio relacione el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse, lo cual, en consecuencia, constituiría una ventaja competitiva que afectaría a los demás competidores, ya que los privaría de una expresión necesaria para ofrecer sus productos.

      • La expresión numérica 43 no otorga la suficiente distintividad al signo solicitado, ya que con ella se hace referencia a una medida que caracteriza a esta línea de productos.

      • El hecho de que el demandante en el pasado haya sido titular de registros marcarios similares, los cuales se encuentras caducados, no obliga a la Superintendencia a conceder el registro del signo solicitado. Las diferentes actuaciones administrativas son independientes, teniendo en cuenta sus circunstancias fácticas, únicas y especiales.

   2. Por parte del tercero interesado.

      Mediante Oficio N° 037, de 7 de marzo de 2007, el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado envía la solicitud de interpretación prejudicial y afirma: “El tercero interesado en las resultas del proceso, LA SOCIEDAD LADRILLERA SANTA FE S.A., no contestó la demanda”.

      II. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

      III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

      Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      Asimismo, de oficio, se interpretará los artículos 135, literales e) y g) y el último párrafo; 224, 228 y 229 de la mencionada Decisión.

      A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

      DECISIÓN 486

      (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad;

(…)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser...