PROCESO 75-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 75-IP-2007

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a), 143 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Actor: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Marca: “TEC DE MONTERREY & DISEÑO”.

Expediente Interno: Nº 1746-2005.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diesinueve (19) días del mes de junio del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por intermedio de su Presidente, doctor Gustavo Antonio Odria Odria.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 6 de junio de 2007.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

   La parte demandada la constituyen: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú; el Procurador de la República encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de la Producción.

2. Actos demandados

   El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de México, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - No. 12295-2004/OSD-INDECOPI, de 12 de octubre de 2004, expedida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, que resolvió denegar de oficio el registro del signo “TEC DE MONTERREY & DISEÑO” solicitado por Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de México, para distinguir ”utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierros, vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases”, de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial.

   - No. 0201-2005/TPI-INDECOPI, de 3 de marzo de 2005, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, que resolvió confirmar la Resolución No. 12295-2004/OSD-INDECOPI y denegar el registro del signo “TEC DE MONTERREY & DISEÑO”.

   Como consecuencia de la declaración de nulidad, solicita que se ordene “al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual se otorgue el registro de la marca TEC DE MONTERREY & DISEÑO (…)”.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   1. El 21 de octubre de 2003, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro del signo “TEC DE MONTERREY & DISEÑO”, para distinguir ”utensilios y recipientes para e (sic) menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierros, vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases” de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial.[1]

   2. 12 de octubre de 2004, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, expidió la Resolución No. 12295-2004/OSD-INDECOPI la cual resolvió denegar de oficio el registro del signo “TEC DE MONTERREY & DISEÑO” solicitado por Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. “Dicha resolución considera que en la clase 21 (…) se encuentran registradas las marcas TEK y TEK TOP a nombre de Johnson & Johnson (de EE.UU.), las mismas que distinguen ‘cepillos de dientes’, y que el signo solicitado a registro por el INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY es susceptible de generar confusión en el público consumidor”.

   3. El 5 de noviembre de 2004, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey presentó recurso de apelación contra la resolución indicada. “En su apelación el demandante limitó su distingue de productos excluyendo específicamente a ‘los cepillos de dientes’, para justamente evitar cualquier posibilidad de confusión que la Oficina de Signos Distintivos (Primera Instancia Administrativa) hubiera podido preveer (sic)”.

   4. El 3 de marzo de 2005, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI expidió la Resolución No. 0201-2005/TPI-INDECOPI, que resolvió confirmar la Resolución No. 12295-2004/OSD-INDECOPI y denegar el registro del signo “TEC DE MONTERREY & DISEÑO”. “El Tribunal indica en su Resolución que ‘no obstante las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre el signo solicitado TEC DE MONTERREY & LOGOTIPO y las marcas TEK y TEK TOP, dado que los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran vinculados con los productos que distinguen las marcas registradas, y teniendo en cuenta que dichos signos comparten el término TEC (TEK), se podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de las marcas registradas, o una nueva línea de los productos distinguidos con ellas, ó que existen vinculaciones de carácter comercial entre las empresas que comercializan los productos distinguidos con los referidos signos’”.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de México, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Afirma que “El criterio de la Sala resulta errado porque no es razonable suponer que el común de las personas asumirá IGUAL origen empresarial para CEPILLO DE DIENTES de la empresa Johnson & Johnson, y para un VASO o PLATO (por ejemplo) con la marca de un reconocido Instituto de Estudios Superiores, que además incluye un LOGOTIPO muy distintivo y hace alusión al nombre de la empresa educativa (‘TEC DE MONTERREY’). Más aún cuando mediante el abundante material probatorio presentado ante INDECOPI hemos acreditado que nuestra representada es un prestigioso instituto de estudios superiores, en donde estudian miles de personas de diversos países del mundo, con un reconocimiento mundial”.

      Señala que “El Tribunal repite el error de la Oficina de Signos Distintivos de considerar que el público consumidor va a confundir la marca TEC DE MONTERREY y diseño con las marcas ‘TEK’ y ‘TEK TOP’ de la empresa Johnson & Johnson que distinguen exclusivamente CEPILLOS DE DIENTES, siendo justamente estos productos, los que nuestra representada ha EXCLUÍDO de su distingue de productos”.

      Observa que “Johnson & Johnson NO INTERPUSO OBSERVACIONES contra la solicitud de registro presentada ante INDECOPI. Si bien este hecho no determina que INDECOPI otorgue ó deniegue un registro, si (sic) evidencia que la citada empresa no se opuso a la solicitud, dado que la marca solicitada tiene notables diferencias, tanto gráficas, fonéticas como conceptuales, con sus marcas registradas, y la marca de nuestra representada no representa ningún riesgo de confusión, ni de asociación con las marcas denominativas TEK y TEK TOP”.

      Indica que “los puntos a analizar son la conexión competitiva entre los productos y la similitud gráfica, fonética y conceptual entre los signos”, y que, “(…) para el análisis de la confundibilidad debe tomarse en cuenta la CONFUSIÓN VISUAL, CONFUSIÓN AUDITIVA y CONFUSIÓN IDEOLÓGICA (…)”.

      Finalmente, presenta una “Solicitud de interpretación pre-judicial por los Órganos Judiciales Nacionales”, hace un estudio de esta institución y requiere que se solicite “la Interpretación Perjudicial (sic) del Tribunal Andino del tema de fondo del presente proceso, es decir, sobre la ausencia de similitudes entre las marcas sub-litis (al grado de causar confusión ante el público consumidor), la ausencia de conexión competitiva y riesgo de asociación entre los productos que distinguen las marcas sub-litis, el análisis de confundibilidad a seguir en el presente caso y la debida aplicación de los principales criterios de análisis”.

   3. Contestaciones a la demanda

      El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú no ha contestado a la demanda.

      El Procurador de la República encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de la Producción no ha contestado a la demanda.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, las solicitudes de interpretación prejudicial formuladas por los Órganos Judiciales Nacionales se encuentran sometidas al cumplimiento de los requisitos determinados en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, a pesar de que el oficio Nº 1087-05/1°S.T.E.C.A/CSJL, de 17 de enero de 2007, no contiene los requisitos dispuestos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, se ha acompañado una copia de las...