PROCESO 32-IP-2007
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 32-IP-2007
Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literales a), d) y e), 84 y 85 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del literal b) del artículo 83 de la mencionada Decisión, así como, del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador. Expediente Interno Nº 4308-LR. Actor: Sociedad AVIDESA S.A. Marca denominativa: “McPOLLO”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de mayo del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.
VISTOS:
Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 3 de abril de 2007.
I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
A. Las partes.
Demandante: Sociedad AVIDESA S.A.
Demandados: DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA.
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
Tercero interesado: Sociedad McDONALD’S CORPORATION.
B. DATOS RELEVANTES.
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Hechos.
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:
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La sociedad McDONALD´S CORPORATION solicitó, el 26 de julio de 1994, el registro del signo denominativo McPOLLO, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 49172-94.
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Presentan observaciones a este registro las siguientes Compañías:
• PROCESADORA NACIONAL DE AVES C. A. PRONACA basándose en los siguientes registros de las marcas para proteger productos de las clases N° 29,30,31,5, 42:
• MR. MISTER POLLO, UN SEÑOR POLLO
• MR. MISTER POLLO, UN SEÑOR POLLO (DISEÑO)
• MR. MISTER (DISEÑO)
• MR. y,
• MR. POLLO
• RESTAURANTES MC DONALD’S con base en el nombre comercial MC DONALD’S.
• OLGA ROMERO DE LA TORRE cuya protección la basa en el nombre comercial MC DONALDS, y;
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La sociedad AVIDESA S.A. presentó, el 24 de enero de 1995, observaciones al registro del signo denominativo McPOLLO, con base en los siguientes signos:
• Solicitud de la Marca MAC POLLO (denominativa), para amparar servicios al amparo de la clase 43.
• Marca MC POLLO SU POLLO RICO (mixta), para amparar productos de la clase 29. Registrada en Colombia bajo el certificado No. 135.844.
• Solicitud en Colombia de registro de la marca MAC POLLO (mixta), para amparar productos de la clase 29.
• Solicitud en Colombia de depósito del nombre comercial MAC POLLO.
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El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 0960776, emitida el 8 de julio de 1997, rechazó las cuatro observaciones presentadas y concedió el registro del signo solicitado.
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La sociedad AVIDESA S.A., el 10 de noviembre de 1997, interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, Primera Sala, recurso de plena jurisdicción o subjetivo contra el anterior acto administrativo.
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Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.
La sociedad AVIDESA S.A. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:
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Entre los signos en conflicto existe total semejanza. El signo registrado está contenido íntegramente en las marcas de AVIDESA S.A. y, por lo tanto, induciría al público consumidor a error sobre la procedencia de los productos.
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Las marcas MAC POLLO de AVIDESA S.A. son notoriamente conocidas. Han sido utilizadas desde tiempo atrás en Colombia y, en consecuencia, atraen al público consumidor a lo largo del territorio nacional y subregional.
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La contestación a la demanda.
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Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.
Conforme se desprende del informe del Juez Consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial no ha contestado la demanda.
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Por parte del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.
El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca contestó la demanda de la siguiente manera:
(…)
La Resolución impugnada guarda conformidad con el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por lo que es legal y válida.
(…)
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Por parte del Procurador General del Estado
El Procurador General del Estado, a través de su delegada, contestó la demanda, limitándose a señalar casillero judicial con el fin de vigilar las actuaciones procesales en el proceso.
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Por parte del tercero interesado.
La sociedad McDONALD´S CORPORATION contestó la demanda con los siguientes argumentos:
• El prefijo Mc identifica a la sociedad McDONALD’S CORPORATION. Por tal motivo, las marcas de la demandante que producen el prefijo Mc o MAC han sido registradas arbitrariamente en Colombia.
• No existiría confusión en el público consumidor, ya que las marcas de la demandante amparan productos de la clase 29, pollos crudos, mientras la marca de McDONALD’S CORPORATION ampara productos de la clase 30, es decir, productos elaborados a base de pollo.
• La sociedad McDONALD’S CORPORATION tiene registrada en Venezuela la marca McPOLLO. Venezuela es un País Miembro de la Comunidad Andina.
• La marca McPOLLO es notoriamente conocida y, por lo tanto, debe protegerse de una manera más rigurosa.
• La Resolución impugnada no viola norma alguna y afirma que las marcas McDONALD’S, McBURGUER, McNUGGETS, McTONIGH, registradas en Ecuador, son marcas notoriamente conocidas a nivel mundial y, por lo tanto, la marca McPollo, que es una derivación de aquéllas, debe ser protegida.
• La Resolución impugnada afirma correctamente que se ha dado en la subregión una coexistencia pacífica de los signos en conflicto.
II. Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.
Las normas cuya interpretación se solicita y sobre las cuales versará la interpretación prejudicial son las siguientes: artículos 81, 82 literal a) y 83) literales a), d) y e), 84 y 85 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Además, se interpretará de oficio los artículos 83, literal b), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIÓN 344
(…)
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica
.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
No podrán registrarse como marcas los signos que:
a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior,
(…)
Artículo 83
Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
(…)
d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(…)
Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
A...
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