PROCESO 65-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 65-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a) y d) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, los artículos 83, literal e), 93 y 95 de la mencionada Decisión; así como, del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador. Expediente Interno Nº 4811-98-LYM. Actor: Sociedad GENERAL ELECTRIC COMPANY. Marca mixta: GE.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de junio de 2007.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. LAS PARTES.

Demandante: Sociedad GENERAL ELECTRIC COMPANY.

Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Tercero interesado: Sociedad VIAJES GALEXPLOR CIA. LTDA.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad VIAJES GALEXPLOR CIA. LTDA., solicitó el 31 de octubre de 1994 el registro del signo GE (mixto) para amparar servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo N° 51442-94. La representación gráfica del signo es la siguiente:

   2. La sociedad GENERAL ELECTRIC COMPANY, presentó el 11 de mayo de 1995 observación al registro del signo mixto GE con base en:

      • La marca denominativa GE, registrada en Ecuador para proteger productos comprendidos en las clases 7, 9 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca mixta GE, registrada en Ecuador para amparar productos de las clases 1, 11 y 17, de la referida clasificación.

   3. La sociedad VIAJES GALEXPLOR CIA. LTDA., contestó la observación manifestando que las marcas sobre las que se basa la misma, están caducadas y que, además, el signo solicitado busca amparar servicios de la Clase 39 mientras que las marcas de GENERAL ELECTRIC COMPANY protegen productos de otras clases.

   4. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 0961443, de 10 de noviembre de 1997, rechazó la observación y concedió el registro del signo mixto GE.

   5. La sociedad GENERAL ELECTRIC COMPANY, el 10 de marzo de 1998 interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, Segunda Sala, recurso de plena jurisdicción o subjetivo contra el anterior acto administrativo.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad GENERAL ELECTRIC COMPANY soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

   1. Sin necesidad de realizar un cotejo minucioso, entre las marcas en conflicto se aprecia que son idénticas y confundibles a simple vista.

   2. No hay duda que entre las marcas en conflicto existen semejanzas gramaticales, fonéticas, auditivas y visuales.

   3. Un comprador de nivel medio asocia la marca GE con GENERAL ELECTRIC. Por lo anterior, entre los signos en conflicto se generaría confusión en cuanto al origen empresarial.

   4. Las marcas GE de GENERAL ELECTRIC COMPANY son notoriamente conocidas, tanto en el Ecuador como en el resto del mundo.

3. La contestación a la demanda.

   a. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI.

   El Presidente del IEPI contestó la demanda de la siguiente manera:

   Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   Me ratifico en la Resolución N° 0961443, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional

   .

   (…)

   2. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial

      De conformidad con el informe del Juez Consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial, a pesar de hacer sido legalmente citado no contestó la demanda.

   3. Por parte del Procurador General del Estado.

      El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado por el Procurador, manifiesta lo siguiente:

      (…) El artículo 346 de la ley ibídem, crea el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI – como una persona jurídica de derecho público y patrimonio propio, cuyo presidente es su representante legal y a el corresponde comparecer directamente a juicio.

   4. Por parte del tercero interesado.

      La sociedad VIAJES GALEXPLOR CIA. LTDA. contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      • Las marcas GE de GENERAL ELECTRIC COMPANY se encuentran caducadas. Por lo tanto, no puede prosperar la demanda presentada.

      • No hay riesgo de confusión entre los signos en conflicto, ya que protegen productos y servicios ubicados en clases diferentes. Además son servicios de diferente naturaleza.

      • El demandante no ha probado la notoriedad de sus marcas.

      II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

      III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

      Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son los artículos 81, 83, literales a) y d), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

      Asimismo se interpretarán, de oficio, los artículos 83, literal e), y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

      DECISIÓN 344

      (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica

.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

;

(…)

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

Artículo 93

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

(…)

Artículo 95

Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución...