PROCESO 26-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 26-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literal a), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 83 literales d) y e) y 93 de la mencionada Decisión; con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, Segunda Sala, República del Ecuador. Expediente interno N° 7000-MP. Actor: Sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES, INC. Marca denominativa: LEXIS.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de marzo de 2007.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: Sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES, INC.

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Tercero interesado: Sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A., LEGIS S.A.

2. datos RELEVANTES.

1. Los hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES, INC., solicitó el 5 de junio de 1997 el registro del signo denominativo LEXIS para amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 78734-97.

   2. La sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A., presentó el 2 de junio de 1998 observaciones al registro del signo denominativo LEXIS, con base en la siguientes marcas:

      • Marcas “LEGIS (denominativa) y LEGIS + GRÁFICA (mixta), registradas en el Ecuador bajo los Nos. NC. 514-95, 5854-87; en Colombia con los N° 122367-88, 88322-76, 122368-88, 122365-88, 149034-94; en Bolivia con el N° 55.173-C-94; y, en Perú con el N° 69.349-87; para amparar las clases N° 16, 09, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 974593, emitida el 19 de noviembre de 1999 y notificada el 2 de diciembre del mismo año, aceptó las observaciones presentadas y denegó el registro de signo mencionado.

   4. La sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES INC., el 25 de abril de 2000 interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, Segunda Sala, recurso de plena jurisdicción o subjetivo contra el anterior acto administrativo.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES, INC. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos :

   1. Las marcas en conflicto son fonéticamente diferentes entre sí.

   2. La marca LEXIS es una marca notoriamente conocida y se encuentra registrada en varios países del mundo, entre los cuales se encuentran Colombia y Perú.

      En consecuencia, no existe forma de asociar esta marca con otra fuente de origen que no sea la sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES, INC.

   3. La notoriedad del signo solicitado ha sido legalmente reconocido y declarado, por ejemplo, por las autoridades marcarias de Uruguay.

      De conformidad con lo anterior, tal notoriedad faculta a la sociedad solicitante a registrar y usar su marca en el Ecuador, más aún si no existe una marca idéntica que impida su registro.

   4. La posibilidad de confusión entre los signos en conflicto disminuye significativamente si se tiene en cuenta que la sociedad LEGIS S.A. (sic) no tiene registrada en Ecuador su marca LEGIS para distinguir los productos de la clase internacional 35.

3. La contestación a la demanda.

   1. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI.

      El Presidente del IEPI contestó la demanda de la siguiente manera:

      Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      Me ratifico en la Resolución No. 974593, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

      (…)

   2. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial

      El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      • b) Según la documentación presentada, se ha comprobado que la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A., LEGIS S.A. tiene registrada la marca LEGIS en el Ecuador y varios países de la subregión para proteger las clases internacionales N° 09, 16, 35 y 42.

      • Analizados los signos en conflicto, se llegó a la conclusión de que entre ellos existe semejanza visual, fonética y auditiva que puede generar confusión en el público consumidor y en los medios comerciales.

      • La denominación solicitada LEXIS no es capaz de distinguir en el mercado los productos que distribuye la demandante con los que comercia la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A., LEGIS S.A.

      • Las marcas en conflicto no pueden coexistir, ya que esto generaría confusión en el público consumidor.

   3. Por parte del tercero interesado.

      De conformidad con el informe del Juez Consultante y los documentos anexos, la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A., LEGIS S.A., a través de su apoderado especial, no ha dado contestación a la demanda limitándose únicamente a señalar casillero judicial para futuras notificaciones.

      II. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

      III. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

      Las normas cuya interpretación se solicita y sobre las cuales versará la interpretación prejudicial son las siguientes: artículos 81, 82 literal a), 83 literal a), 84 literales a), b), c), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

      Además, se interpretará, de oficio, los literales d) y e) del artículo 83, el literal d) del artículo 84 y el artículo 93 de la misma normativa.

      A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

      DECISIÓN 344

      (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior

;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

;

(…)

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

Artículo 93

"Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

(…)

Artículo 95

Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta...