PROCESO 28-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 28-IP-2007

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82, literales a) y d); 83, literal a); 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Expediente interno N° 2003-00274. Actor: COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A. Marca: “ATÚN EL REY” (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2007.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A.

   Demandado: NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: Sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

   2. datos RELEVANTES.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A. solicitó el 29 de mayo de 2000 el registro como marca del signo ATUN EL REY (mixto) para amparar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud tramitada bajo el expediente administrativo N° 00-98469. La representación gráfica de la marca solicitada es la siguiente:

      2. Las sociedades NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. y FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. presentaron observaciones al registro del signo antes mencionado.

   1. La sociedad NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. presentó sus observaciones con base en las siguientes marcas:

      • REAL (mixta). Clase 29 - Certificado No. 82.655.

      • REAL (mixta). Clase 29 – Certificado No. 82.656.

      • REAL (mixta). Clase 29 – Certificado No. 82.657.

   2. La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. ha presentado sus observaciones con base en las siguientes marcas:

      • Marca EL REY (mixta) clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado de registro N° 44356.

      • Marcas denominativas y mixtas, consistentes en el signo EL REY o que contienen las palabras EL REY para distinguir productos de las clases 29, 30, 31, 32, 33 y 42. Registradas en Colombia bajo los siguientes números de certificado: 138.696, 44356, 101122, 94250, 197072, 44356, 44356B, 145.904, 159.830, 135.581, 167.428, 175.419, 183.210, 183.211, 146.252, 138.695, 104.764, 166.717, 174.315, 176.792, 159.879, 159.882, 159.880, 162.240, 159.865, 138.697, 159.844, 159.881, 162.241, 159.883, 138.698, 197.719, 197.720, 97.665, 97.664, 97.666, 48.908ª, 92.355.627, 92.355.626, 94.024.507, 92.318.363, 97.059.995, 92.331.672, 214.684, 94.057.462.

      3. La sociedad COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A. contestó las observaciones, presentando como defensa la solicitud de cancelación parcial por no uso de la marca opositora, EL REY.

      4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 35606, de 30 de octubre de 2001, declaró fundada la observación de la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., declaró infundada la observación de la sociedad NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. y negó el registro de ATUN EL REY (mixta).

      5. La sociedad COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      6. Mediante Resolución N° 40696, de 19 de diciembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, resolvió el recurso presentado en el sentido de confirmar la Resolución N° 35606, de 30 de octubre de 2001. Además, mediante esta misma Resolución, concedió al accionante el recurso de apelación.

      7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 02735, de 31 de enero de 2003, resolvió desfavorablemente el recurso interpuesto y confirmó la antes mencionada Resolución N° 35606.

      8. La sociedad COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A., mediante escrito presentado el 26 de junio de 2003, interpuso ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La sociedad COMPAÑÍA ATUNERA DEL PACÍFICO S.A. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

      1. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia no realizó un análisis, juicioso, integral e imparcial en el examen de signo solicitado para registro. No tuvo en cuenta elementos del signo, a saber: la figura de un atún con corona y la denominación atún.

      2. La Superintendencia estableció, artificiosamente, similitudes entre las marcas en conflicto.

      3. El elemento gráfico es el predominante en los signos en conflicto y por lo tanto, en el caso en cuestión se debió tener en cuenta que un atún con corona es muy diferente a los elementos gráficos de las marcas de FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Por lo anterior, no se puede argumentar que entre las marcas en conflicto hubiera riesgo de confusión.

      4. La Superintendencia no tuvo en cuenta la figura de la cancelación por no uso como medio de defensa en un proceso de oposición (sic) con base en la marca no usada ‘EL REY’. La Superintendencia no resolvió esta excepción y argumentó que este tipo de defensa se debe promover mediante acción independiente a tramitarse en proceso separado.

   3. La contestación a la demanda.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

         La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su apoderado, contestó la demanda de la siguiente manera:

         • Los signos en conflicto presentan identidad fonética, visual y auditiva. Lo anterior, previo a efectuar una análisis en conjunto y teniendo en cuenta que el elemento predominante en el signo solicitado es el denominativo. La parte nominal de los signos en conflicto es idéntica.

         • El público consumidor se ve expuesto a confusión indirecta, ya que las semejanzas de los signos hacen pensar que el producto proviene del mismo empresario, que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa.

         • La marca registrada distingue los siguientes productos: “carnes, pescado, aves y caza; extractos de carnes; frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, jarabes, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”. Y el signo solicitado los siguientes productos: “atún en agua, atún en aceite, atún rallado en aceite”.

         Los productos amparados por los signos en conflicto, además de pertenecer a la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, son estrechamente relacionados, ya que el atún es una variedad de pescado, los productos están destinados al consumo humano, y los productos se utilizan en las mismas ocasiones, es decir, al momento de las comidas.

      2. Por parte del tercero interesado.

         La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., contestó la demanda de la siguiente manera:

         • Si bien la cancelación por no uso se puede utilizar como defensa en un procedimiento de oposición, ésta tiene que adelantar con un procedimiento especial, tal y como lo establece la Decisión 486 en sus artículos del 167 a 170. La Superintendencia ha regulado estas disposiciones de la siguiente manera:

         o Ha establecido una tasa para la presentación de la acción por cancelación por no uso.

         o Ha establecido en la Resolución N° 210, de 2001 y en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que para la cancelación del registro de una marca deberá ser diligenciado y radicado el formulario único de cancelación, formato 2010.F04.

         • La expresión ATÚN no puede ser considerada como parte distintiva del conjunto marcario, ya que se trata de un término genérico en relación con los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • En el signo solicitado el elemento que prevalece es el denominativo, ya que se trata de la parte pronunciable del signo, ocupa un lugar destacado en la etiqueta, y el elemento gráfico, la figura de un pescado, no resulta ser lo suficientemente llamativo ya que se trata de la venta de atún.

         De ese elemento denominativo, el elemento sobresaliente es EL REY, el cual es idéntico a la marca registrada.

         • Además de lo anterior, el tipo de letra del signo solicitado es similar al utilizado por las marcas de la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

         • La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. tiene registradas varias marcas en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, tiene marcas registradas en clases con productos que se encuentran estrechamente vinculados con los de la clase 29.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de...