PROCESO 52-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 52-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a), b) y h), 154, 190, y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 191 y 200 de la misma Decisión. Marca: TRANSPACK (mixta). Actor: TRANSPACK LTDA. Proceso interno Nº 2003-0095.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de mayo del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0095;

El auto de 18 de abril de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 0371, de 7 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 21 de marzo de 2007, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad TRANSPACK LTDA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P.

b) Hechos

El 10 de abril de 2001, la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo TRANSPACK (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 504, de 29 de mayo de 2001.

El 12 de julio de 2001, la sociedad TRANSPACK LTDA. presentó oposición a la solicitud de INTERNEXA S.A. E.S.P. con base en su marca TRANSPACK (mixta) registrada para la Clase 39, su nombre comercial utilizado desde hace tres décadas y su enseña comercial para las Clases 36 y 16 según depósitos 144080 y 14379 respectivamente.

Por Resolución Nº 38429, de 26 de noviembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por TRANSPACK LTDA. y concedió el registro de la marca TRANSPACK (mixta) a favor de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P.

Contra la Resolución Nº 38429, TRANSPACK LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 01463, de 28 de enero de 2002, confirmando la decisión contenida en la resolución impugnada.

El segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 28443, de 30 de agosto de 2002, confirmando también el contenido de la resolución impugnada, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad TRANSPACK LTDA. interpone demanda de nulidad contra las Resoluciones Nº 38429, 01463, y 28443 y, a título de restablecimiento del derecho, solicita que: “se ordene la cancelación del registro de la marca TRANSPACK –Mixta- para la Clase 16 Internacional de Productos y Servicios (sic) (…) se reconozca y ordene la determinación y liquidación de los perjuicios materiales y morales (…) se ordene a la Nación (…) que pague el valor de los perjuicios tanto materiales y morales”. Indica que las resoluciones impugnadas infringieron las disposiciones contenidas en los artículos 134; 135; 136 literales a), b) y h); 154, 155, 166, 190, 225, y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala que una marca debe tener capacidad distintiva lo cual quiere decir que “el signo sea percibido por el público consumidor como un medio inequívoco de identificación, que le permite atribuirle a determinado producto o servicio un origen empresarial único (…) lo que pretende INTERNEXA S.A. E.S.P. al registrar la denominación TRANSPARCK (sic) (…) es apropiarse de la trayectoria que la empresa TRANSPACK LTDA. tiene (…) ya que posee un good–will adquirido (…)”.

Manifiesta que “se han desconocido los derechos que tiene TRANSPACK LTDA., sobre la marca TRANSPACK (sic) (…)” y que “la marca TRANSPACK (sic) de propiedad de TRANSPACK LTDA., corresponde íntegramente (sic) en cuanto a sílabas, número de fonemas, pronunciación y representación gráfica, a la que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, concedió el registro a la firma INTERNEXA S.A. E.S.P. (…)”.

Por otra parte, señala que “anuncia sus servicios por medios técnicos en su página de INTERNET, situación que se complica, cuando se pretende tener acceso a los servicios de TRANSPACK, pues se encuentra el consultante que INTERNEXA S.A. E.S.P. quien utiliza este medio para la promoción de sus servicios, anuncia a TRANSPACK como el lider (sic) de su actividad, el portador de portadores y lo que es peor, el lider (sic) en transporte de datos, que de manera alguna tiene que ver con los productos de revistas, folletos y demás sobre los cuales le fue asignada el registro de la marca TRANSPACK (sic) (…)” y, además, de usar el mismo medio de publicidad “podrá ocasionarle un DAÑO ECONÓMICO y COMERCIAL al titular del signo omarca (sic) registrada como lo es TRASNPACK LTDA. (…)”.

Finalmente, argumenta que su marca TRANSPACK (mixta) “cumple con todos los requisitos exigidos para determinar la NOTORIEDAD DE LA MARCA (…)”. También argumenta la existencia y notoriedad de su nombre y su enseña comercial.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas concedió “el registro de la marca TRANSPACK (mixta) para distinguir productos de la clase 16 (…)”.

Sostiene que “la marca TRANSPACK (mixta), clase 16, contrario a lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva frente a la marca TRANSPACK (mixta) registrada para la clase 39 por el demandante”.

Manifiesta que en el caso objeto de estudio, “la sociedad Transpack Ltda. es titular de la marca TRANSPACK (mixta), clase 39, que comprende los servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes. De otra parte, se tienen que la sociedad Internexa S.A. E.S.P solicitó el registro de la marca TRANSPACK (mixta) para distinguir productos de la clase 16, como son revistas, folletos, directorios, periódicos, libros y similares”. Por tanto, señala que “las marcas están registradas para productos y servicios diferentes que no presentan ninguna conexidad ni riesgo de confusión para el consumidor (…)”.

Con relación a la enseña comercial, indica que “la empresa TRANSPACK LTDA. obtuvo el depósito de la enseña comercial TRANSPACK como signo distintivo para su establecimiento de comercio, con el fin de distinguir servicios relacionados de manera general con la actividad de transporte de carga (…). En tanto que el registro de la marca TRANSPACK (sic), busca distinguir productos de la clase 16, como son revistas, folletos, directorios, periódicos, libros y productos similares”. En consecuencia, indica que “entre los productos amparados por la marca TRANSPACK (sic) clase 16 y el objeto social de la sociedad Transpack Ltda. no existe relación alguna y por lo tanto no presente riesgo de confusión, ya que los productos y servicios anteriormente descritos tienen una finalidad, naturaleza y consumidor de destino diferentes, por lo cual se hace posible su coexistencia en el mercado sin generar perjuicio al interés de los consumidores ni afectar derechos de terceros”.

La Compañía INTERNEXA S.A. E.S.P., tercero interesado, indica que su objeto social...