PROCESO 048-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 048-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los literales e) y g), así como, del último párrafo del artículo 135 de la misma Decisión 486. Signo: CANALETA 43. Actor: sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Proceso interno Nº 2004-0010.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 134, 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0010;

El auto del 3 de abril de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A.

b) Hechos

El 24 de octubre de 2002, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo CANALETA 43, para distinguir productos comprendidos en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 523, de 27 de diciembre de 2002, al que la sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A. presentó oposición por considerarla genérica y descriptiva.

Por Resolución Nº 11714, de 29 de abril de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado CANALETA 43. Contra dicha Resolución, la sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 18324, de 27 de junio de 2003, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 20927, de 28 de julio de 2003, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 11714, declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo CANALETA 43; quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., presenta demanda de nulidad contra la Resolución Nº 11714.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora manifiesta que se violaron los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sobre la violación del artículo 135 literal f), y después de hacer referencia a las Resoluciones emitidas por la Superintendencia, dice que “La marca (sic) CANALETA 43 (…) no es descriptiva (…) no es genérica (…) posee la suficiente fuerza distintiva para ser registrada (…) no es esencial para distinguir los productos solicitados, ya que los empresarios no lo requieren de forma necesaria e imprescindible para designar productos de la clase 17 (…) es una expresión de fantasía (…)” y que, la Superintendencia, desconociendo lo indicado “niega la marca (sic) señalando que está incursa en la causal de irregistrabilidad del Artículo 135 literal f) (…)”.

Se refiere a los signos genéricos, resaltando que éstos exclusivamente deben consistir en la designación del producto que se pretende identificar, criterio que está íntimamente relacionado con la distintividad del signo y, que en su caso el número 43 “es el que aporta la distintividad que requiere”. Indica que “el signo CANALETA 43 no constituye el nombre de producto alguno; puede que exista un alto grado evocativo pero también un grado de fantasía suficiente para darle la distintividad que requiere (…)”. Dice que su signo no es genérico, que “en el peor de los casos podría considerarse un signo débil (…)” y que tampoco es genérico respecto a los productos que pretende amparar. Señala también, que no es descriptivo ni de uso común.

Argumenta que ya estuvieron registradas a su favor las marcas CANALETA 43 y CANALETA 90 por lo que “son ampliamente conocidas en el sector de la construcción en Colombia, que han sido líderes dentro de las de su género y que son de propiedad de ETERNIT COLOMBIANA S.A.” y afirma que “el derecho adquirido por mi representada en relación con la marca CANALETA 43 ha debido ser respetado y no discutido por sus competidores, ni desconocido por la autoridad encargada del manejo de la propiedad industrial en este país”.

Respecto a la violación de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 dice que “el signo CANALETA 43 de ETERNIT COLOMBIANA S.A. es distintiva (sic) ya que como ha quedado ampliamente probado no se confunde con ninguna otra (sic) (…)” y, que, además, cuenta “con vocación suficiente como para convertirse en marca, por ser distintiva y no estar incursa en ninguna causal de irregistrabilidad”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resolución impugnada, “(…) no se ha incurrido en la violación de los artículos 134, y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 (…)”.

Indica que la marca solicitada “además de no reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 (…) toda vez que la expresión ‘CANALETA’ designa en forma inmediata y directa un tipo de producto, como es un tipo especial de canal, pero que dentro del sector de la construcción, corresponde a un tipo de canal más amplio y grande que permite que corran...