PROCESO 55-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 55-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del literal e) y párrafo final del artículo 135 y del artículo 154 de la misma Decisión.

Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A.

Marca: “CANALETA 90”.

Expediente Interno Nº 2004 00011 01.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 5 de abril de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 18 de abril de 2007.

1. Antecedentes.

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A.

   La parte demandada la constituye: la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   El tercero interesado es: la sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Nº 12272, de 30 de abril de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A. y negó el registro del signo “CANALETA 90”, solicitado por ETERNIT COLOMBIANA S.A., para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Nº 18262, de 27 de junio de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia, quien al resolver el recurso de reposición interpuesto decidió confirmar la resolución Nº 12272, y conceder el recurso de apelación.

   - Nº 20924, de 28 de julio de 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto decidió, igualmente, confirmar la resolución inicial Nº 12272.

   Como consecuencia de lo anterior, solicita, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar a la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. el registro del signo “CANALETA 90” para amparar productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   - El 24 de octubre de 2002 la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó el registro del signo “CANALETA 90”, para amparar productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 523 de 27 de diciembre de 2002.

   - La sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A. presentó oposición al registro solicitado, con fundamento en la supuesta genericidad y descriptividad del signo y, consecuentemente, por carecer de distintividad.

   - El 30 de abril de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia expidió la Resolución Nº 12272, por la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A. y negó el registro del signo “CANALETA 90”, solicitado por ETERNIT COLOMBIANA S.A., para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - El 27 de junio de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia expidió la Resolución Nº 18262, que al resolver el recurso de reposición interpuesto decidió confirmar la Resolución Nº 12272, y conceder el recurso de apelación.

   - El 28 de julio de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 20924, que al resolver el recurso de apelación interpuesto decidió, igualmente, confirmar la resolución inicial Nº 12272.

   b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

   La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho manifestando:

   La palabra CANALETA 90 solicitada, no es genérica de alguno de los productos comprendidos en la clase que le corresponde por las siguientes razones:

   a) (…) la expresión no constituye la designación normal del producto que se pretende distinguir. Al preguntar que (sic) es o como (sic) es, y responder CANALETA 90, no se está pronunciando o haciendo la designación normal del producto que se pretende distinguir, ni tampoco se está dando idea de sus partes o propiedades.

   b) No es descriptiva por cuánto la expresión no atribuye ninguna característica al producto que se distingue en el sentido que establece la ley para las denominaciones descriptivas (…).

   c) En cuanto a la marca CANALETA 90, en el peor de los casos podría manifestarse que se trata de una marca evocativa, que como tal, otorga al consumidor una idea sobre una característica del producto que se va a distinguir.

   d) Por la forma como se presenta la palabra, no tiene significado o sentido para el público del país, razón por la cual no puede considerarse como común o genérica.

   e) La palabra CANALETA 90 no constituye el nombre de producto alguno (…)

   .

   Señala, asimismo, que “las marcas CANALETA 90 Y CANALETA 43 han sido propiedad de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. (…). Fue la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. la Compañía (sic) que lanzó al mercado de la construcción por primera vez un producto de cubierta llamado CANALETA, en el año 1960 (…). En el año 1970 ETERNIT COLOMBIANA S.A. lanzó al mercado otro nuevo producto, bajo el nombre CANALETA 90, diferente del producto ya existente bajo el nombre de CANALETA, que ya existía desde 1960 (…)”.

   Advierte que “solicitó desde el año 1984, el registro de las marcas CANALETA 43 y CANALETA 90 en las clases 6, 17 y 19, las cuales le fueron concedidas una vez surtido el trámite administrativo de rigor (…)”, que, por tanto, “(…) el derecho adquirido por mi representada en relación con la marca CANALETA 90 ha debido ser respetado y no discutido por sus competidores, ni desconocido por la autoridad encargada del manejo de la propiedad industrial en este país”.

   Finalmente, observa que “La marca CANALETA 90 cumple con los requisitos previstos en la norma para ser marca pues se ajusta a los presupuestos del Artículo 134 de la Decisión, y por otra parte, no encuadra dentro de la falta de distintividad que prevé el mismo ordenamiento para su imposibilidad de acceder al registro”.

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, asevera “que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

   Señala que “En el caso que nos ocupa la marca ‘CANALETA 90’ para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la nomenclatura vigente, además de no reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 (…), toda vez que la expresión ‘CANALETA 90’ designa en forma inmediata y directa a un artículo de construcción consistente en un conducto que recibe y vierte agua de los tejados elaborado en materiales de construcción, lo que conllevaría a que el consumidor medio efectúe una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse, formándose la idea del producto que distinguiría la marca solicitada”.

   Indica que “el hecho de que al signo solicitado se le agregue la expresión ‘90’ ésta no le otorga la distintividad suficiente que la haga susceptible de registro marcario ya que hace referencia a una medida que caracteriza esta línea de productos e incluso podría pensar el consumidor que se trata del ancho o largo del producto; además de ello cabe agregar que no posee la suficiente fuerza distintiva para identificar los productos amparados (…)”.

   Finalmente, observa que “dentro del régimen comunitario andino sobre propiedad...