PROCESO 25-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 25-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República de Ecuador. Expediente interno N° 6796-MP. Actor: Sociedad NATIONAL SERVICE INDUSTRIES, INC. Marca mixta: “LITHONIA & L. DESIGN”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de marzo de 2007.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: NATIONAL SERVICE INDUSTRIES.

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Tercero interesado: BERTELSMANN AKTIENGESELLSCHAFT

2. datos RELEVANTES.

1. Los hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad NATIONAL SERVICE INDUSTRIES, INC., solicitó el 13 de mayo de 1996 el registro del signo mixto LITHONIA & L. DESIGN para amparar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 68527/96.

   2. La sociedad BERTELSMANN AKTIENGESELLSCHAFT presentó observaciones al registro del signo mixto LITHONIA & L. DESIGN, con base en la siguiente marca:

      • Marca mixta CIRCULO DE LECTORES CON L EN CIRCULO (DISEÑO), registrada en Ecuador bajo el Certificado N° 3055-90.

   3. El Director Nacional de Propiedad Industrial (E), mediante Resolución N° 973303 de 24 de septiembre de 1999, aceptó las observaciones presentadas y negó el registro del signo mixto LITHONIA & L DESIGN.

   4. La sociedad NATIONAL SERVICE INDUSTRIES, INC., el 18 de febrero de 2000 interpuso ante el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad NATIONAL SERVICE INDUSTRIES, INC., soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos :

   1. El signo solicitado es susceptible de registro, ya que cumple con todos los requisitos exigidos para el efecto. Además, se encuentra registrado en varios países del mundo.

   2. El elemento gráfico que acompaña al signo solicitado es insuficiente para causar confusión en el público consumidor, ya que se trata únicamente de la letra ‘L’, la parte denominativa de los signos en conflicto es completamente diferente, y es por ésta que los consumidores se refieren a los productos amparados.

   3. Entre las marcas en conflicto existen suficientes diferencias visuales, gráficas, fonéticas e ideológicas.

3. La contestación a la demanda.

   a. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

   El Presidente del IEPI contestó la demanda de la siguiente manera:

   Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   Me ratifico en la Resolución No. 973303, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

   (…)

   2. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

      El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Existe similitud en el elemento gráfico de los signos en conflicto, ya que el signo solicitado contiene como parte determinante el diseño L en círculo, el cual es idéntico al diseño de la marca CIRCULO DE LECTORES CON L EN CIRCULO (DISEÑO). Dicha identidad puede producir confusión en el público consumidor, ya que el elemento gráfico es el predominante.

      • Los signos en conflicto protegen productos ubicados dentro de la misma clase, lo que induciría al público consumidor a error.

   3. Por parte del tercero interesado.

      La sociedad BERTELSMANN AKTIENGESELLSCHAFT, tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      • La marca CIRCULO DE LECTORES CON L EN CIRCULO (DISEÑO) es notoriamente conocida. Para que una marca sea notoria no se requiere declaratoria de notoriedad, ya que es el uso continuo, la calidad del producto, las inversiones en mercado y publicidad, así como la aceptación en el público lo que marcan la notoriedad de una marca.

      • El diseño del signo solicitado no es característico ni distintivo, ya que es confundible con la marca mixta CIRCULO DE LECTORES CON L EN CIRCULO (DISEÑO).

      II. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

      III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

      Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud del signo mixto LITHONIA & L. DESIGN.

      Así mismo se interpretará de oficio los artículos 83, literales d) y e), y 84 de la misma normativa.

      A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

      DECISION 344

      (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior

;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

;

(…)

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

VII. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Requisitos para el registro de marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario

2. Comparación entre marcas mixtas.

3. De la marca notoria y de la prueba de su notoriedad.

1. Requisitos para el registro de las marcas. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

   La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

   (...) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los...