PROCESO 39-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 39-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad MÜLHENS GMBH & CO. KG.

Marca: “DESEO”

Expediente Interno Nº 2001-00283 01.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 22 de febrero de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 28 de marzo de 2007.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es la sociedad MÜLHENS GMBH & CO. KG.

   La parte demandada es la Nación Colombiana - Superintendencia de Industria y Comercio.

   Se considera como tercero interesado a la sociedad HADA S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad MÜLHENS GMBH & CO. KG. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Nº 5483, de 21 de marzo de 2000, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la cual resolvió: “No acceder a la cancelación del registro 61398 correspondiente a la marca DESEO, que distingue los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza”.

   - Nº 3920, de 13 de febrero de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual se resolvió: “Revocar la decisión contenida en la resolución 17410 de 2000. Confirmar la decisión contenida en la resolución 5483 de 2000.” Quedando así agotada la vía gubernativa.

   Solicita, adicionalmente, que como resultado de sus pronunciamientos se ordene a la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia a efectuar la inscripción de la cancelación del registro de la marca DESEO; así como a reconocer el derecho preferente al registro de la marca DESEO a favor de MÜLHENS GMBH & CO. KG.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 9 de diciembre de 1998 la sociedad MÜLHENS GMBH & CO. KG., solicitó el registro del signo “DESIRE” (nominativo), para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 472 del año 1998, Pág. 87.

      - La sociedad HADA S.A. (antes JABONERÍAS HADA S.A.) presentó observaciones al registro solicitado, aduciendo que es propietaria de la marca “DESEO”, Clases 1, 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado Nº 61.398, en vigencia desde el 25 de marzo de 1966, la cual se ha venido renovando continuamente.

      - El 30 de junio de 1999 la sociedad MÜLHENS GMBH & CO. KG., en defensa de la solicitud de registro del signo “DESIRE”, presentó demanda de cancelación por no uso de la marca observadora “DESEO”.

      - El 30 de agosto de 1999 la sociedad HADA S.A. (antes JABONERÍAS HADA S.A.) presentó respuesta a la demanda de cancelación indicando como prueba de uso de la marca “DESEO” copias auténticas de facturas de venta de jabón “DESEO” y una muestra física del producto.

      - El 21 de marzo de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, emitió la Resolución Nº 5483, mediante la cual se resolvió: “No acceder a la cancelación del registro 61398 correspondiente a la marca DESEO, que distingue los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza”.

      - Contra la resolución emitida la sociedad MÜLHENS GMBH & CO. KG. interpuso los recursos de reposición y de apelación.

      - El 28 de julio de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, expidió la Resolución Nº 17410, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición, resolvió: Revocar lo decidido en la Resolución Nº 5483; Cancelar por no uso el registro de la marca DESEO; y, conceder el recurso de apelación interpuesto.

      - El 13 de febrero de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución Nº 3920, decidió el recurso de apelación interpuesto y resolvió “Revocar la decisión contenida en la resolución 17410 de 2000. Confirmar la decisión contenida en la resolución 5483 de 2000”; quedando así agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad MÚLHENS GMBH & CO. KG., a través de su Apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho:

      Asevera la violación directa de los artículos 108 de la Decisión 344 y 165 de la Decisión 486, indicando que “La Decisión 344 se encontraba vigente cuando se expidió la Resolución Nº 5483 de 2000 y la Decisión 486, al momento de decidirse el recurso de apelación mediante la Resolución Nº 3920 de 2001. Teniendo en cuenta que la regulación contenida en las normas de ambos regímenes sobre estas materias es sustancialmente la misma, el presente cargo se desarrolla exponiendo integralmente un concepto de violación imputable a las normas de los dos ordenamientos”.

      Señala que “En las Resoluciones 5483 de 2000 y 3920 de 2001 se consideró sin fundamento válido que HADA S.A. probó suficientemente el uso de la marca DESEO, pese a que la documentación aportada demuestra que la marca verdaderamente no fue usada durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la demanda de cancelación por no uso de MÜLHENS GMBH & CO. KG. Por lo anterior, se transgredieron los artículos...