PROCESO 038-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 038-IP-2007

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 84, 107 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: HARRODS. Actor: sociedad HARRODS LIMITED. Proceso interno Nº 2003-0137.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Martha Sofía Sanz Tobón, relativa al artículo 136 literales b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0137.

El auto mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al Oficio Nº 0167, de 30 de enero de 2007, recibido en este Tribunal el 21 de febrero de 2007, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad HARRODS LIMITED. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED.

b) Hechos

El 18 de octubre de 1996, la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo HARRODS, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 440, de 7 de enero de 1997, al que la sociedad HARRODS LIMITED presentó observación con base en su marca HARRODS registrada para las clases 3, 16, 18, 21, 28, 39 y 42. De acuerdo a HARRODS LIMITED, su observación, también se basó en su nombre comercial.

Por Resolución Nº 3268, de 24 de febrero de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación y negó el registro del signo HARRODS solicitado. Contra dicha Resolución, HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), que por Resolución Nº 34741, de 29 de octubre de 2002, revocó la Resolución Nº 3268, declaró infundada la observación presentada por la sociedad HARRODS LIMITED y concedió el registro del signo HARRODS para servicios de la clase 36 a favor de la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED.

En las Resoluciones no se hace referencia al nombre comercial y del contenido del expediente se intuye que existiría un convenio firmado entre las partes.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad HARRODS LIMITED interpone demanda de nulidad contra la Resolución Nº 34741 y “a título de restablecimiento del derecho que se declare fundada la oposición (sic) presentada (…)” y, en consecuencia, se ordene definitivamente la cancelación del registro HARRODS, solicitada por la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED.

Indica que la resolución impugnada violó el artículo 136 literal h), antes artículo 83 literales d) y e) “al no tener en cuenta las pruebas aportadas por HARRODS LIMITED como fundamento de su oposición (sic) mediante las cuales se demostraba que la marca y el nombre comercial HARRODS eran notorios y por ende impedían el registro de la marca (sic) HARRODS solicitada por HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED”; y que “es idéntica a la marca HARRODS de propiedad de HARRODS LIMITED que sirvió de fundamento de la oposición (sic)”. En varias partes del escrito la actora indica que la norma aplicable es la vigente al momento de la presentación de las observaciones “el opositor (sic) solamente esta sometido al imperio de la Ley bajo la cual presentó su oposición (sic) y no le pueden por ende aplicar una nueva legislación y exigirle el cumplimiento de los nuevos requisitos exigidos por ésta última” y afirma que la Decisión aplicable es la 344.

Sostiene que probó la notoriedad de su marca con base a lo dispuesto en el artículo 84 de la Decisión 344 y que “no solamente probó cada uno de los criterios indicados por el artículo 84 de la Decisión 344 para tener una marca como notoria sino que la marca HARRODS en efecto tenía este carácter al momento en que la misma fue solicitada por la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED en Colombia (…)”, por lo que la Superintendencia debió “concluir que la notoriedad de dicha marca y de su nombre comercial se encontraba probada, que la oposición (sic) estaba fundada y que la marca HARRODS debía negarse definitivamente”.

Manifiesta que también se violó el “literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 (anteriormente literal b) del artículo 83 de la Decisión 344) en concordancia con el artículo 8 del Convenio de París” ya que “el signo solicitado por HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, resultaba irregistrable por cuanto el mismo reproducía íntegramente el elemento esencial del nombre comercial HARRODS LIMITED, lo que impedía el registro de dicha marca en los términos del literal b) del artículo 83 de la Decisión 344” y que se “probó que el nombre comercial HARRODS LIMITED estaba siendo usado (…)” al igual que se probó la notoriedad del mismo.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resolución impugnada, “(…) no se ha incurrido en la violación de normas contenidas en la entonces vigente Decisión 486 (…)”.

Indica que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘HARRODS’ clase 36 frente ‘HARRODS’ clase 28 registrada a favor de la sociedad Harrods Limited, se concluye que si bien existen semejanzas entre sí, no existe confundibilidad entre las mismas habida cuenta que distinguen productos completamente diferentes; por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos”.

Finalmente dice que “la Superintendencia de Industria y Comercio carece de competencia funcional para conceptuar sobre el incumplimiento o no de acuerdo de voluntades relativos a marcas, cuya jurisdicción y competencia recae en la jurisdicción ordinaria”.

La Compañía HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, tercero interesado, no contesta la demanda.

CONSIDERANDO:

Que la norma contenida en el artículo 136 literales b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo HARRODS a favor de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED fue el 18 de octubre de 1998, es decir en...