PROCESO 40-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 40-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; e interpretación, de oficio, el artículo 136 literal a) de la misma Decisión, en base a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS

Marca: “ATORVASTAN”

Expediente Interno Nº 2005-0220.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 22 de febrero de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 28 de marzo de 2007.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS.

   La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es: CIFAR S.A.

2. Actos demandados

   PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Nº 16653, de 26 de julio de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la cual resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Patentes, Marcas y Registros PATMAR S.A. y PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS; y conceder el registro del signo “ATORVASTAN”, solicitado por la firma CIFAR S.A. para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Nº 29961, de 30 de noviembre de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia, que resolvió confirmar la resolución Nº 16653, y conceder el recurso de apelación interpuesto.

   - Nº 004300, de 28 de febrero de 2005, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual se resolvió igualmente confirmar la resolución inicial Nº 16653, de 26 de julio de 2004.

   Solicita, adicionalmente, que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia anular el registro correspondiente a la mencionada marca y cancelar el respectivo certificado de registro.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 15 de septiembre de 2003 la sociedad CIFAR S.A., solicitó el registro del signo “ATORVASTAN”, para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 534, de 28 de noviembre de 2003, Pág. 49.

      - La firma PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS presentó oposiciones al registro solicitado, aduciendo, entre otras razones, “la irregistrabilidad del término ATORVASTAN, por sus cercanas similitudes con el término genérico ATORVASTATINA (en inglés ATORVASTATIN), con el cual se denomina un principio activo farmacéutico para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y reducción de colesterol. Lo anterior, en aplicación de lo establecido en los literales f) e i) del Art. 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

      - El 26 de julio de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, emitió la Resolución Nº 16653, mediante la cual se resolvió: “Declarar infundadas las oposiciones formuladas por las sociedades Patentes Marcas y Registros Patmar S.A. y Pfizer Ireland Pharmaceuticals”. Y, consecuentemente, conceder el registro del signo ATORVASTAN, para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Contra la resolución emitida la firma PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS interpuso los recursos de reposición y de apelación, respectivamente.

      - El 30 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, expidió la Resolución Nº 29961, mediante la cual al resolver el recurso de reposición resolvió confirmar la Resolución Nº 16653 y conceder el recurso de apelación interpuesto.

      - El 28 de febrero de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto y expidió la Resolución Nº 004300, resolviendo, igualmente, confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 16653; quedando así agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, a través de Apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho manifestando que:

      EL término ATORVASTATINA es conocido en el ámbito farmacéutico, como denominación de un principio activo cuya finalidad es el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y reducción de colesterol. Tanto es así, que dicho término, tanto en sus acepciones en español ATORVASTATINA, francés ATORVASTATINE e inglés ATORVASTATIN, ha sido catalogado como denominación común internacional para sustancias farmacéuticas por la Organización Mundial de la Salud. Así lo demuestra la publicación de dicho término dentro de la edición oficial de denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas (…), y múltiples referencias a dicho término en la literatura farmacéutica

      .

      Considera que la Administración violó los artículos 134 y 135 literales a), b), f) e i) de la Decisión 486, indicando jurisprudencia de este Tribunal y señalando que “Acudiendo al criterio establecido por el Tribunal para establecer si el término ATORVASTAN cumple con la función distintiva de una marca, es evidente que el consumidor medio no está en capacidad de diferenciar los términos ATORVASTATINA y ATORVASTAN, éste último con el que pretende identificar precisamente un producto farmacéutico. Dadas las cercanas similitudes entre estos términos, el consumidor podría considerar que se trata del mismo nombre de una sustancia, o incluso de distintos nombres de una misma sustancia farmacéutica, descartándose su carácter distintivo”.

      Asimismo, manifiesta “(…) es claro que el término ATORVASTAN no cuenta con elementos distintivos suficientes frente a ATORVASTATINA, más aún cuando existe riesgo de que el consumidor considere que ambos términos refieren al nombre genérico de una sustancia farmacéutica”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda asevera la legalidad de los actos administrativos acusados y concluye que “(…) el fundamento legal del acto administrativo acusado y expedido por la Oficina Nacional Competente, se ajusta a derecho y a lo establecido en las normas marcarias vigentes”.

      Con relación al análisis de registrabilidad de la marca ATORVASTAN manifiesta que “(…) efectuado el examen en conjunto de la marca ATORVASTAN (Nominativa) para distinguir productos de la clase 5, se concluye que no está incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486, y en consecuencia, cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para ser registrada como marca”.

      Añade que “No cabe duda que la expresión ATOSVASTAN (sic) (nominativa) goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de que trata la clase 5, y contrario a lo afirmado por la parte actora, el consumidor medio lo va a solicitar tal como está registrado para los productos que identifica, puesto que la expresión si bien evoca no es la denominación exclusivamente genérica para los mismos”.

      d) Tercero interesado

      La sociedad CIFAR S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta la demanda “en defensa de la validez de las Resoluciones atacadas (…)”

      Refiere los hechos de la demanda, sin embargo, resalta que el 19 de mayo de 2004, “PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ATORVASTATIN LANDMARK PROGRAM, en la clasificación (44) de servicios médicos”, manifestando también que la actora de la demanda no demostró, “(…) su interés en que se le concediera el registro de una marca igualmente evocativa de la genérica acá tantas veces citada (…).”

      Indica que en el mercado de fármacos la evocación de nombres genéricos es común y cita como ejemplo de estos casos a AMOXILINA que es el nombre genérico de un antibiótico de uso muy común y que existen más de 30 marcas que tienen el prefijo AMOX. Cita también a AMBROXOL que es el nombre genérico de un medicamento destinado a corregir las enfermedades agudas y crónicas del tracto respiratorio, de uso muy común, señalando también a 8 marcas registradas por la Superintendencia de Industria y Comercio que comienzan con el prefijo AMBRO.

      Con respecto a los planteamientos expuestos por la actora dice que “(…) habrá que dejar claro además que, aunque hipotéticamente entre los términos ATORVASTAN...