PROCESO 043-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 043-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 83 literal a) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Marca: “VIP COMPANY” (mixta).

Expediente Interno N° 2003-0136.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 28 de marzo de 2007.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

   La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es: VIP COMPANY LTDA.

2. Acto demandado

   WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Nº 32349, de 7 de octubre de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, que resolvió: Revocar la decisión contenida en la resolución 8737 de 2000, declarar infundada la observación presentada por la sociedad Arrendadora de Restaurantes S.A.; y conceder el registro del signo “VIP COMPANY” (mixto), solicitado por VIP COMPANY LTDA. para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Solicita, adicionalmente, que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia cancelar el respectivo certificado de registro.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 24 de septiembre de 1999, la sociedad VIP COMPANY LTDA. solicitó el registro del signo “VIP COMPANY” (mixto), para amparar servicios de “organización de expositores, consultas profesionales, manejo logístico de eventos, estudios de proyectos y selección de personal”, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 485, de 26 de octubre de 1999.

      - La sociedad ARRENDADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. (hoy WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V.) presentó observación al registro solicitado, con base en la marca VIPS (mixta), certificado No. 164.160 que ampara servicios de la clase 42 “servicios de restaurante, cafeterías con comida internacional, venta de cerveza y vinos de mesa, exclusivamente con alimentos y demás servicios relacionados. Tienda de autoservicio con servicios de farmacia, venta de golosinas o granel, venta de accesorios para dama y caballero, decoración, juguetes, libros y revistas, prensa, papelería y perfumería de autoservicio nacional e importada, música, video-casettes, tabaquería y cigarrillos”.

      - La marca VIPS (mixta), certificado No, 164.160, en clase 42, a favor de ARRENDADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. fue traspasada inicialmente a la sociedad ARDNAS S.A. DE C.V., que luego cambió su nombre ARDNAS, S. DE R.L. DE C.V., que, a su vez, se fusionó con la sociedad WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

      - La marca VIPS (mixta), certificado No, 169.099, que ampara “todos los servicios de la clase 35”, a favor de ARRENDADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V. fue traspasada inicialmente a la sociedad ARDNAS S.A. DE C.V., que luego cambió su nombre ARDNAS, S. DE R.L. DE C.V., que, a su vez, se fusionó con la sociedad WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

      - El 28 de abril de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución Nº 08737, mediante la cual se resolvió: “Declarar fundada la observación formulada por ARRENDADORA DE RESTAURANTES S.A. DE C.V. y negar el registro de la marca VIP COMPANY (mixta), solicitada por la sociedad VIP COMPANY LIMITADA para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Contra la resolución emitida VIP COMPANY LTDA. interpuso los recursos de reposición y de apelación, respectivamente.

      - El 28 de julio de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia expidió la Resolución Nº 16830, mediante la cual al resolver el recurso de reposición decidió confirmar la Resolución Nº 08737 y conceder el recurso de apelación interpuesto.

      - El 7 de octubre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto y expidió la Resolución Nº 32349, resolviendo: Revocar la decisión contenida en la Resolución 8737 de 2000, declarar infundada la observación presentada por la sociedad Arrendadora de Restaurantes S.A.; y conceder el registro del signo “VIP COMPANY” (mixto), solicitado por VIP COMPANY LTDA. para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

      La sociedad WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V., a través de Apoderado, presenta demanda de nulidad manifestando que:

      En cuanto a la norma aplicable al presente caso, indica que “para juzgar la legalidad del acto impugnado la norma aplicable es la vigente al momento de resolver los recursos. En el presente caso, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (sic)”, que “(…) la legislación anterior es aplicable cuando los principios generales de ésta hayan pasado a formar parte del derecho vigente (…) atendiendo a la continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 (…), que a su vez fue incorporada en el literal c) del Artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.

      Señala que “Para establecer si la expresión VIP COMPANY (Mixta) era registrable como marca, la Superintendencia de Industria y Comercio debió estudiar si la misma cumplía con los requisitos esenciales (...) y sino (sic) se encontraba incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los Artículos 82 y 83 de la Decisión 344 (…) y 135 y 136 (…)”.

      Afirma que VIP COMPANY es una marca mixta, formada por una palabra, acompañada de una etiqueta que es fácilmente perceptible por los sentidos, especialmente por la vista y susceptible de representarse materialmente, no obstante no cumple con el requisito de distintividad, “por cuanto la marca VIP COMPANY (Mixta) se confunde con otra marca previamente registrada por un tercero y específicamente con la marca VIPS (MIXTA) de propiedad de la sociedad que represento”. Por tanto, observa que “la resolución acusada viola el Artículo 81 de la Decisión 344 (…) así como el Artículo 134 de la Decisión 486 (…) por cuanto consideran como distintivo el signo VIP COMPANY (MIXTA), cuando en realidad carece de esta característica, por cuanto existe previamente registrada a favor de mi poderdante la sociedad WAL-MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V., marca similar para amparar servicios de una misma clase, esto es de la clase 42, específicamente VIPS (MIXTA)”.

      Añade que “En el presente caso se trata de comparar la marca VIP COMPANY (…) con la marca VIPS (…), las cuales tienen una evidente similitud visual, ortográfica y fonética lo suficientemente determinante para inducir al público consumidor a error o confusión”.

      Indica que “como el elemento COMPANY es de uso común, el mismo no puede mantenerse para realizar el cotejo de las marcas en conflicto. En consecuencia, el cotejo se limitará a los términos VIP y VIPS”.

      Finalmente, señala que existe conexión competitiva entre los servicios que ofrecen las marcas en controversia, por cuanto “Existe relación entre los servicios en cuestión (…)”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda manifiesta que “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

      Indica que “si bien entre la marca solicitada a registro VIP COMPANY (Mixta) y las marcas registradas VIPS (Mixtas) existe algún grado de semejanza de tipo visual, el mismo no basta para descartar la irregistrabilidad del signo VIP COMPANY (Mixta), para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón a la no conexidad competitiva de los servicios que distinguen las marcas en presunto conflicto”.

      Señala que la finalidad de los servicios de la clase 42, que específicamente distingue la titular de la marca VIP COMPANY (mixta) y la marca VIPS (mixta) “por tener naturaleza distinta no son sustituibles o intercambiables entre sí para cumplir la misma finalidad, pues no se puede sustituir el servicio de ORGANIZACIÓN DE EXPOSITORES con un servicio de ADMINISTRACIÓN COMERCIAL O DE RESTAURANTE, o LA SELECCIÓN DE PERSONAL, con el servicio...