PROCESO 022-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 022-IP-2007

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno Nº 1760-2005. Actor: Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima. Marca: “123.COM”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a tramite fue considerada procedente en el auto emitido el día 07 de marzo de 2007.

ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. LAS PARTES:

   Demandante: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

   Demandados: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú.

2. DATOS RELEVANTES.

   Los hechos.

   Que, el 18 de agosto de 2000, la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. de Chile, solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo “123.COM”, para distinguir “promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medios de redes computacionales, y en otros medios a saber, televisión por cable, televisión, medios de banda angosta y banda ancha; servicios de pedido por correo que corresponde productos y servicios relacionados con la telecomunicación, a saber, tarjetas telefónicas de larga distancia prepagadas, tarjetas de llamadas telefónicas, servicios de tarjeta de crédito, servicios de tarjeta de débito, teléfonos, máquinas contestadoras, dispositivo de identificación de quien llama, programas de bonos para usuarios de telecomunicaciones, obtención de descuentos en beneficio del usuario, en la compra de bienes y servicios a comerciantes; oferta de servicios interactivos de compra que comprenden una amplia gama de bienes y servicios vía una red de computación global; oferta de servicios de guía de información en línea por teléfono”, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

   Por Resolución Nº 09549-2001/OSD-INDECOPI, emitida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI del 27 de agosto de 2001, se denegó de oficio la solicitud de registro presentada, debido a la existencia de las marcas 123REMATE.COM (mixta), y I23REMATE en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 20 de septiembre de 2001, la solicitante interpuso recurso de apelación, indicando ser propietaria de los registros en clase 38 de las marcas 123.COM, 123MUNDO.C0M, I23NET.COM, 123CLICK.COM, 123E.COM, 123.COM WIRELESS, 123.COM WAP, 123.COM PCS, 123.COM CELULAR, 123.COM INALÁMBRICO; sin embargo, el 5 de diciembre de 2001 le fue notificada la Resolución N° 1610-2001/TPI-INDECOPI, de 26 de noviembre de 2001, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, la que confirmó la Resolución N° 09549-2001/OSD-INDECOPI, de 27 de agosto de 2001, y en consecuencia denegó el registro de la marca solicitada.

   Por medio de escrito de 22 de enero de 2002, la solicitante presenta demanda contenciosa administrativa ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, la misma que fue declarada infundada, por lo que presenta recurso de apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.

   Fundamentos de la Demanda.

   La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima argumenta ser una empresa dedicada a prestar servicios de telecomunicaciones, reconocida en el medio, siendo titular de marcas debidamente registradas ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, en la clase 38, que contienen las partículas 123 y COM (123.COM, 123MUNDO.COM, 123NET.COM, 123CLICK.COM, 123E.COM, 123.COM WIRELESS, 123.COM WAP, 123.COM PCS, 123.COM CELULAR, 123.COM INALÁMBRICO), por lo que posee la distintividad necesaria para acceder al registro de la marca solicitada.

   Señala que el signo 123.COM tiene distintividad en el mercado, máxime cuando en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial la empresa recurrente ya tiene previamente registrado dicho signo.

   Contestación a la Demanda.

   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en la contestación de la demanda expone, que no sólo es necesario que el signo goce de suficiente distintividad, sino que también se requiere que el mismo no sea idéntico o se asemeje con otros previamente registrados y que distingan los mismos productos o servicios al extremo de generar riesgo de confusión en el público consumidor, según lo dispone la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 136 inciso a).

   La Empresa demandante solicitó el registro del signo ‘123.COM para distinguir servicios de la clase 35 de la nomenclatura oficial, sin considerar que en la misma clase, se encontraban previamente registradas las marcas I23REMATE y 123REMATE.COM y logotipo a favor de la empresa Inversiones Cabo Verde Limitada, con las que el signo solicitado guardaba semejanzas capaces de producir riesgo de confusión indirecta en el público consumidor.

   Que, si bien la actora sostiene que debe concedérsele el registro del signo solicitado, sólo porque es titular de marcas similares que distinguen productos o servicios en otra clase, éste argumento está en total contraposición al principio de especialidad; ya que el hecho de que la actora tenga registradas en otras clases de la Nomenclatura Oficial marcas similares a la que solicitó en la clase 35 (123.COM) no enerva que tuviera que efectuarse el examen de confundibilidad respectivo comparando dicho signo con las marcas que ya se encontraban registradas en dicha clase.

   CONSIDERANDO:

   Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y no así el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no haber estado vigente al momento de la solicitud del registro de marca.

   El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Art. 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Art. 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

   (…)

   DECISIÓN 486

   (…)

   Disposición Transitoria Primera.

   Todo derecho de propiedad industrial...