PROCESO 027-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 027-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 146 primer párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Signo: NAPOLI’S PIZZA (mixto). Actor: señor ROBERTH LESMES ORJUELA. Proceso interno Nº 2003-0092.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 136 literal a), 146 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0092.

El auto de 8 de marzo de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 0159, de 30 de enero de 2007, recibida en este Tribunal el 07 de febrero de 2007, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: ROBERTH LESMES ORJUELA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad ALIMENTOS NAPOLI S.A.

b) Hechos

El 4 de enero de 2002, Roberth Lesmes Orjuela presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo NAPOLI’S PIZZA (mixto), constituida, además, por el lema comercial “Auténtica Pizza Romana”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Posteriormente, se pidió corrección de la solicitud para servicios de la Clase 43. Sin embargo, la Superintendencia indica que no se pagó la tasa correspondiente por lo que la solicitud sería tratada para servicios de la Clase 42. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 513, de 27 de febrero de 2002, al que la sociedad ALIMENTOS NAPOLI S.A. presentó oposición con base en su marca NAPOLISALSA (mixta) para productos de la clase 29, en el nombre comercial ALIMENTOS NAPOLI y en su solicitud de registro del signo NAPOLI presentada el 12 de octubre de 2001, para distinguir productos de la clase 30.

Por Resolución Nº 22873, de 24 de julio de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición y negó el registro del signo NAPOLI’S PIZZA (mixto). En la mencionada Resolución se observa que la Superintendencia negó el registro del signo por considerarlo confundible con la marca NAPOLISALSA (mixta) y con la solicitud prioritaria del signo NAPOLI y no consideró la confusión con el nombre comercial, toda vez que su uso real y efectivo no había sido probado por la opositora. Además negó la solicitud de pruebas acompañadas a la contestación a la oposición por no corresponder al momento procesal. Contra dicha Resolución, el señor Roberth Lesmes Orjuela interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 30595, de 20 de septiembre de 2002, confirmó la Resolución Nº 22873, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

Por lo que, el señor Roberth Lesmes Orjuela, presenta acción de nulidad contra las Resoluciones arriba mencionadas y solicita que se declare extemporánea, ineficaz e infundada la oposición presentada y ordenar, a título de restablecimiento de derecho, el registro del signo solicitado.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 136 literal a), 146 y 276 de la Decisión 486, además de los artículos 2, 13, 29 y 209 de la Constitución Política del Estado, artículo 1 inciso 2, artículo 2, artículos 34, 35, 56 y 57 de Código Contencioso Administrativo y 6 y 65 del Código de Procedimiento Civil.

Manifiesta que dentro del término de 30 días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud “ningún tercero con legítimo interés presentó oposición fundamentada (…)” que el término se venció el 15 de abril de 2002 y que vencido este término “PATRICIA ARIAS MUÑOZ se presentó a la actuación administrativa (…) con poder especial fechado el 8 de marzo de 2002, que le otorga la señora PATRICIA E. RUIZ C., en nombre y representación de la sociedad ‘ALIMENTOS NAPOLI S.A.’, para actuar ante el INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA” y que “Pese al defectuoso otorgamiento del poder especial (…) para actuar ante una entidad de vigilancia diferente a la Superintendencia de Industria y Comercio (…) y a extemporaneidad de las observaciones (sic) (…) la Superintendencia (…) emitió (…) la resolución número 22873 (…)”, por lo que se violó el artículo 146 de la Decisión 486.

Indica que “los signos confrontados (…) sí pueden coexistir pacíficamente en el mercado ya que la marca (sic) mixta NAPOLI’S PIZZA no causa riesgo de confusión con la marca NAPOLISALSA (sic) Y NAPOLI” y que no está comprendida “en la causal de irregistrabilidad en el artículo 136, literal a (…)”. También indica que “el establecimiento de Comercio NAPOLI’S PIZZA es inconfundible con el establecimiento ALIMENTOS NAPOLI S.A. o su sigla, ALINA, que es la identificación usada por la opositora (…)”. Además dice, que los signos “no pueden ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada una de ellas con los componentes o la designación de otro signo”.

Manifiesta que también se violó el artículo 146 de la Decisión 486 ya que “no se ajustó la actuación al trámite administrativo previsto en materia marcaria (…)”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

Sobre la extemporaneidad de las oposiciones dice que ésta “encuentra asidero en la contabilización de las fechas (…) que en el año 2002, los días 26 y 27 de marzo hubo suspensión de términos lo que genera que se corran dos (días) (sic) las fechas de cumplimiento de términos y conforme a ello, la observación (sic) (…) fue presentada en tiempo” y sobre la indebida otorgación del poder dice si bien éste está dirigido al INVIMA en el encabezado se concede facultad “para presentar objeciones al registro dela (sic) marca NAPOLI’S PIZZA clase 42 (sic) (…)”. Respecto a las pruebas dice que éstas deben regirse por la Decisión 486.

La Superintendencia hace referencia a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca y dice que “es evidente que, las palabras NAPOLI’S PIZZA, si bien son susceptibles de representación gráfica, contrario de lo que afirma el accionante carecen de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados ‘NAPOLI’ y ‘NAPOLISALSA’ (sic) (registradas) y NAPOLI’S PIZZA (sic) (solicitada) resulta indudable que presentan identidad fonética, lo...