PROCESO 91-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 91-IP-2006

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71, 72, literales a) y d), y 83, literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, Primera Sala, República del Ecuador. Expediente interno N° 5605-ML. Actor: Sociedad PASTEURIZADORA QUITO S.A. Marca mixta: VITACREMA + GRÁFICA A COLORES.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de febrero de 2007.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: Sociedad PASTEURIZADORA QUITO S.A.

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

Tercero interesado: Sociedad OLEICA S.A.

2. datos RELEVANTES.

1. Los hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La Compañía OLEICA S.A. solicitó el 18 de mayo de 1993 ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, el registro del signo mixto VITACREMA + GRÁFICA A COLORES para amparar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 39072-91.

   2. La Compañía PASTEURIZADORA QUITO S.A. presentó observación a esta solicitud de registro basándose que tiene la titularidad de las siguientes marcas:

      |MARCA |CLASE |TITULO |VENCIMIENTO |

      |VITALECHE Y DISEÑO (mixta) |29 |2460-93 |20-09-2003 |

      |VITALECHE Y DISEÑO (mixta) |29 |2459-93 |20-09-2003 |

      |VITALECHE Y DISEÑO (mixta) |29 |2461-93 |20-09-2003 |

      |VITAYOGURTH (denominativa) |29 |2273-95 |12-07-2005 |

      |VITAMANTEQUILLA (denominativa) |29 |413-77 |11-01-2004 |

      |VITAQUESO (denominativa) |29 |415-77 |08-12-2006 |

      |VITAHELADO (denominativa) |29 |414-77 |29-09-2006 |

   3. El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, mediante la Resolución N° 0966133, de 23 de septiembre de 1998, rechazó la observación presentada y otorgó el registro como marca del signo VITACREMA + GRÁFICA A COLORES.

   4. La sociedad PASTEURIZADORA QUITO S.A. presentó el 22 de diciembre de 1998, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, recurso contencioso administrativo subjetivo o de plena jurisdicción.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes planteamientos:

   1. El signo VITACREMA + GRÁFICA A COLORES para identificar productos de la clase 29, no cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria, ya que carece de fuerza distintiva suficiente y provocará confusión en el público consumidor.

   2. Las marcas registradas a nombre de PASTEURIZADORA QUITO S.A., compañía que tiene más de 30 años de existencia en el mercado ecuatoriano, gozan de reconocimiento, notoriedad y prestigio en el mercado nacional, por lo que deberían tener una protección especial.

   3. El signo solicitado es legalmente irregistrable, ya que induce a engaño respecto de la procedencia de los productos o servicios que intenta proteger, tanto en los medios comerciales como en el público consumidor.

   4. Además, es el resultado de una trascripción de las marcas ya registradas y de propiedad de la sociedad PASTEURIZADORA QUITO S.A.

   5. El acto demandado carece de motivación y, en consecuencia, constituye un acto administrativo violatorio de la Ley.

3. La contestación a la demanda.

   1. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

      De conformidad con el informe del Juez Consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera:

      Niego pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      Me ratifico en la Resolución materia de la impugnación, pues la denominación solicitada no afecta derechos de terceros y cumple los requisitos dispuestos en el Art. 81 de la Decisión 344 (…)

      .

   2. Contestación por parte del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

      El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, de conformidad con el informe del Juez Consultante, no contestó la demanda.

   3. Por parte del tercero interesado.

      La sociedad OLEICA S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, no contestó la demanda, de conformidad con el informe del Juez Consultante y los documentos anexos.

      II. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

      III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

      La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

      No obstante lo anterior, se interpretará, de oficio, los artículos 71; 72, literales a), y d) y 73, literales a), d) y e), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento de la solicitud de registro como marca del signo mixto VITACREMA + GRÁFICA A COLORES.

      Así mismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

      DECISION 313

      (…)

Artículo 71

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica

.

Artículo 72

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse

;

(…)

Artículo 73

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

(…)

DECISIÓN 344

(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión

.

(…)

Decisión 486

(…)

Artículo 172

(…)

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad

.

(…)

VII. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

2. Requisitos para el registro de marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

3. Confusión directa e indirecta

4. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

5. Comparación entre marcas mixtas.

6. Signos genéricos y descriptivos.

7. De la marca notoria y de la prueba de su notoriedad.

8. Demanda de nulidad de registro marcario a resolverse bajo el Régimen de la Decisión 486.

1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es...