PROCESO 03-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 03-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión, así como del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, Primera Sala, República del Ecuador. Expediente interno N° 7447-LR. Actor: Sociedad TEKNION FURNITURE SYSTEMS, LIMITED. Marca mixta: “TRANSIT”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los siete días del mes de marzo del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de febrero de 2007.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: Sociedad TEKNION FURNITORE SYSTEMS, LIMITED.

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

Tercero interesado: Sociedad CLUB & DISEÑO DANES GRUPO GAMANINI S.A.

2. datos RELEVANTES.

1. Los hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad CLUB & DISEÑO DANES GRUPO GAMANINI S.A. solicitó en el año de 1998 el registro del signo mixto TRANSIT para amparar productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 91874-98.

   2. La sociedad TEKNION FURNITURE SYSTEMS, LIMITED presentó el 21 de mayo de 1999 observaciones al registro del signo mixto TRANSIT con base en la marca denominativa TRANSIT, registrada en varios países del mundo para proteger un sistema móvil de divisiones de oficina, al amparo de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 976139, emitida el 21 de febrero de 2000 y notificada el 29 del mismo mes y año, rechazó las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca TRANSIT (MIXTA).

   4. La sociedad TEKNION FURNITURE SYSTEMS, LIMITED, el 15 de marzo de 2000 presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

   5. Mediante Resolución N° 977108, emitida el 2 de mayo de 2000 y notificada el 19 de junio del mismo año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, resolvió el recurso presentado en el sentido de confirmar la Resolución N° 976139, de 21 de febrero de 2000.

   6. La sociedad TEKNION FURNITURE SYSTEMS, LIMITED el 24 de octubre de 2000, interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, Primera Sala, recurso de plena jurisdicción o subjetivo contra el anterior acto administrativo.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad TEKNION FURNITURE SYSTEMS, LIMITED soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos :

   1. El signo TRANSIT (mixto), solicitado para registro por la sociedad CLUB & DISEÑO DANES GRUPO GAMANINI S.A., es un signo carente de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, dada la existencia anterior de la marca denominativa TRANSIT de propiedad de la sociedad TEKNION FURNITURE SYSTEMS, LIMITED.

   2. La marca mixta TRANSIT es idéntica a la marca denominativa TRANSIT; entre ambas existe semejanza auditiva, fonética, visual e ideológica, por lo cual su coexistencia podría generar confusión directa e indirecta entre el público consumidor, más aún si protegen productos comprendidos en la misma clase internacional 20.

   3. La marca denominativa TRANSIT es una marca notoria. Los documentos presentados por TEKNION FURNITURE SYSTEMS, LIMITED demuestran esta aseveración, así como la titularidad sobre dicho signo distintivo.

   4. Por lo anterior, el registro de la marca solicitada contraviene expresamente las disposiciones contenidas en los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. La contestación a la demanda.

   a. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

   El Presidente del IEPI contestó la demanda de la siguiente manera:

   Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   Me ratifico en la Resolución No. 977108, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

   (…)

   b. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera:

   • Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   • La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución No. 976139, de 21 de febrero del 2000, concedió el registro de la marca TRANSIT (mixta), por cuanto posee un diseño que la individualiza y, además, el observante no probó ser legítimo propietario de la marca TRANSIT (denominativa).

   • La compañía observante no probó la notoriedad invocada, conforme lo establece el Art. 84 de la Decisión 344, de ahí que no puede impedir el registro de la marca TRANSIT (mixta) en Ecuador.

   • La marca solicitada cumple con los requisitos previstos en la normativa nacional y comunitaria andina.

   3. Por parte del tercero interesado.

   Aunque mediante auto del 7 de noviembre del 2000 se cita a la sociedad CLUB & DISEÑO DANES GRUPO GAMANINI S.A., ni en el informe del Juez Consultante, ni en los documentos anexos se hace referencia a la contestación por parte de dicha sociedad.

   II. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

   III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y sobre las cuales versará la interpretación prejudicial son las siguientes: artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Como quiera que la solicitud de registro marcario se hiciera en vigencia de la Decisión 344, procede la interpretación solicitada con excepción del literal c) del artículo 83, ya que dicha norma se refiere al lema comercial y no es pertinente al caso bajo estudio.

   Además, se interpretará de oficio los artículos 83 literales d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISION 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior

;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

;

(…)

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

Decisión 486

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