PROCESO 14-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 14-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 136, literales a) y b), 155, literales a), c) y d), 157, párrafo primero, 258, 259, párrafo primero y literal a), y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 238 y 268 de la mencionada Decisión, así como, el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, Grupo de Trabajo de Competencia Desleal. Expediente Interno Nº 05062064. Actor: INDUSTRIAS MAYKA S.A.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, Grupo de Trabajo de Competencia Desleal.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de marzo de 2007.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes.

Demandante: Sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A.

Demandada: Sociedad MANUFACTURA Y KREACIÓN LTDA. – MAYKA LTDA.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y demás documentos anexos a la misma, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A. es titular de las siguientes marcas:

      • Marca MAYKA (denominativa), para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado No. 86396.

      • Marca NATA (denominativa), para amparar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado No. 84221.

      Afirma también ser titular del nombre comercial MAYKA, por virtud del cual goza de una amplia reputación comercial desde 1992.

   2. La sociedad MANUFACTURA Y KREACIÓN LTDA. – MAYKA LTDA. es titular de la siguiente marca:

      • Marca MAYKA (denominativa), para amparar los siguientes productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza:

      Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; flexibles no metálicos incluyendo toda clase de artículos elaborados a base de plástico, gutapercha y baquelita.

      Se concedió el registro mediante la Resolución N° 11805 de 30 de abril de 2003. certificado No. 269886.

   3. La sociedad MANUFACTURA Y KREACIÓN LTDA. – MAYKA LTDA. utiliza la marca MAYKA y el signo NATA para comercializar borradores, al igual que los utiliza la sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A. los empaques de los productos a través de las cuales estás empresas hacen la presentación del borrador que comercializan son los siguientes:

   4. La sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A., mediante escrito presentado el 25 de junio de 2005 ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, demandó por competencia desleal a la sociedad MANUFACTURAS Y KREACIÓN LTDA. - MAYKA LTDA.

   5. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante escrito recibido en el Tribunal el 2 de enero de 2007, realizó una solicitud de interpretación prejudicial facultativa.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad actora sustenta su demanda en los siguientes argumentos:

   1. La sociedad MANUFACTURAS Y KREACIÓN LTDA. - MAYKA LTDA., ha venido utilizando de manera fraudulenta los signos distintivos de la sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A. Se debe tener en cuenta que esta última se ha posicionado en el mercado colombiano desde el año de 1992, en donde goza de una alta reputación comercial debido al reconocimiento de la calidad de los productos que protege.

   2. Haciendo una simple comparación visual de los empaques en los que las dos compañías comercializan sus borradores, se puede advertir sin ningún esfuerzo que ambas imágenes son totalmente idénticas, tanto en su parte literaria como en su color azul.

   3. En consecuencia con lo anterior, la sociedad demandada está incurriendo en conductas que configuran diversos actos de competencia desleal con el objetivo de aprovecharse de las ventajas comerciales y reputación de la sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A. Los actos de competencia desleal realizados son los siguientes:

   • Impedir a la demandante su participación en el mercado colombiano, así como en los países donde las dos empresas son competidoras, en forma contraria a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial y a los usos honestos en materia industrial y comercial.

   • Desviación de la clientela de la demandante, de manera contraria a las costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial.

   • Obtener ganancias provenientes de la comercialización de un producto en infracción de la ley.

   • Aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial y comercial de la demandante.

   • Crear confusión en relación con los productos o la actividad industrial o comercial de la demandante.

3. La contestación a la demanda.

   La sociedad demandada contestó la demanda con los siguientes argumentos:

   1. La sociedad MANUFACTURAS Y KREACIÓN LTDA. - MAYKA LTDA., es titular de la marca MAYKA para amparar toda clase de artículos de plástico, dentro de la cual se encuentran los borradores de plástico. Por lo tanto, es legalmente imposible iniciar una demanda de competencia desleal por actos realizados en desarrollo del ejercicio de derechos sobre la marca MAYKA.

   2. La sociedad demandante no tiene registradas las siguientes marcas: El color azul del empaque, la forma del empaque, la forma cromática del empaque, el número 624, el número 612, la marca MAYKA para amparar productos de plástico y borradores de plástico, y la marca NATA para distinguir productos de plástico y borradores de plástico.

   3. La marca NATA es irregistrable para distinguir específicamente borradores de plástico, ya que es genérica y descriptiva en relación con dicho producto. Es decir, puede registrarse para distinguir productos de plástico pero no exacta y específicamente borradores de plástico.

   4. La acción de competencia desleal ya prescribió, ya que ha pasado más de dos años desde que la marca fue solicitada y/o registrada por la sociedad MANUFACTURAS Y KREACIÓN LTDA. - MAYKA LTDA., lo anterior por cuanto es desde esa fecha que el demandante tuvo conocimiento.

   II. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

   III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son los artículos 136, literales a) y b), 155, literales a) c) y d), 157, párrafo primero, 258, 259, párrafo primero y literal a), y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretarán de oficio los artículos 238, 268 de la misma normativa, así como el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Artículo 33

Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

Artículo 155

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(…)

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o...