PROCESO 09-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 09-IP-2007

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82, literales a) y e), 83, literales a), c), d) y e), 84 y 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 2477-2005. Actor: Rosana Gloria Monterola Abregú. Marca mixta: “JOHN PIER SPECIAL”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de febrero de 2007.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes.

Demandante: ROSANA GLORIA MONTEROLA ABREGÚ.

Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

Tercero interesado: JUAN CARLOS ZAPATA CULA.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

   Entre los hechos más relevantes que se pueden extraer del informe del Juez Consultante y de los documentos anexos al mismo, se tienen:

   1. El 22 de junio de 2000, el señor Juan Carlos Zapata Cula presentó ante el INDECOPI solicitud de registro del signo mixto JOHN PIER SPECIAL, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. A tal solicitud le correspondió el Expediente Administrativo No. 108733-2000. La representación gráfica del signo solicitado es la siguiente:

   2. La señora Rosana Gloria Monterola Abregú, el 14 de agosto de 2000, presentó observaciones al registro del signo mixto JOHN PIER SPECIAL, con base en las siguientes marcas:

      • Marca denominativa PIEER´S, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado N° 5389.

      • Marca denominativa LE PIEERS, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado N° 65353.

      • Lema Comercial PIEER´S EL PANTALÓN QUE DISTINGUE AL HOMBRE DE HOY, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado N° 3092.

   3. Mediante Resolución N° 011714/2001/OSD-INDECOPI, de 19 de octubre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la observación formulada y otorgó el registro del signo solicitado.

   4. La observante interpuso el 13 de noviembre de 2001, recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. Mediante Resolución N° 010-2002/TPI-INDECOPI de 7 de enero de 2002, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución impugnada.

   6. La señora ROSANA GLORIA MONTEROLA ABREGÚ el 15 de febrero de 2002, interpuso demanda ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú.

   7. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, mediante sentencia del 14 de febrero de 2005, declaró infundada la demanda interpuesta.

   8. La demandante, mediante escrito presentado el 12 de octubre de 2005, instauró recurso de apelación contra la sentencia anteriormente descrita

   9. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, mediante auto de 21 de octubre de 2005, concedió el recurso de apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de Perú.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La actora fundamenta su demanda con base en los siguientes planteamientos:

   1. La marca PIEER´S es una marca notoria, situación que fue probada en el trámite administrativo con los contratos de publicidad y con el estado de las ventas realizados en los ejercicios de los años que preceden.

   2. En la instancia administrativa se ha probado, pese a no ser necesario, que ambas marcas distinguen productos amparados en la misma clase. Por lo tanto, el grado de confundibilidad es evidente.

   3. Existe similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y las marcas PIEER´S y LE PIEERS.

3. La contestación a la demanda.

   1. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

      El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      • Las marcas JOHN PIER SPECIAL, por un lado, y PIEER’S y LE PIEERS, por el otro, al ser apreciadas en su conjunto y sin descomponer su unidad estructural, no son similares al grado de producir confusión; por lo tanto, aún cuando existe identidad entre los productos que distinguen, es lícito y posible que coexistan pacíficamente en el mercado.

      • Los documentos presentados por la demandante, que en su mayoría son contratos celebrados con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro del signo mixto JOHN PIER SPECIAL, no logran demostrar la notoriedad de sus marcas, ya que no constituyen prueba suficiente para acreditar el extenso grado de conocimiento, la difusión de la marca, ni el volumen de ventas de los productos distinguidos por ella.

   2. Por parte del señor Juan Carlos Zapata Cula.

      El señor Juan Carlos Zapata Cula contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      • Las semejanzas existentes entre las marcas en cuestión son secundarias y no relevantes y, por lo tanto, no pueden generar confusión entre los consumidores.

      • En adición a lo anterior, se debe tener en cuenta que en el mercado existen o coexisten marcas de similar o semejante composición fonética y gráfica. Es decir, existen muchas marcas registradas a favor de diversos titulares que incluían en si la partícula PIER o similares.

      • Entre las marcas en conflicto existen diferencias de tipo fonético y gráfico que las diferencian y, en consecuencia, pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin ocasionar confusión en el consumidor.

      • La actora no ha probado en lo absoluto que su marca PIEER´S sea notoria.

4. Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la Sentencia de 14 de febrero de 2005, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú.

   La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda presentada, por los siguientes motivos:

   (…) CUARTO.- (…) habiéndose efectuado el examen comparativo entre el signo solicitado JOHN PIER SPECIAL y la marca registrada PIEER´S, se colige que desde el punto de vista fonético se aprecia que ambos signos presentan un diferente número de sílabas y una distinta secuencia de vocales (en el primer caso O-I-E-E-I-A y en el segundo caso I-E-E), lo que determina una pronunciación y entonación diferente; y una distinta impresión sonora. Desde el punto de vista gráfico se aprecia que los signos antes citados presentan una distinta extensión al contener un número distinto de términos, además que el signo solicitado presenta elementos figurativos que, aún cuando no sean muy relevantes, contribuyen a diferenciarlos; consecuentemente existe una impresión visual diferente.

   QUINTO.- Que, sobre la base de lo expuesto y dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre lo signos materia de controversia, es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor, más aún cuando existen registradas a favor de distintos titulares diversas marcas que incluyen en su conformación la partícula PIER o similares, tales como JEAN PIERRE, VAN PIERRE; logotipo AMERICAN PIERRE, PIER DP y diseño PIERR MOTTA.

   SEXTO.- Que, además tratándose de productos de la clase veinticinco de la Nomenclatura Oficial, prendas de vestir, debe considerarse que el público consumidor los verifica antes de adquirirlos; dado que, el grado de atención al público varía según el tipo de ropa, en tanto, este presta una atención particular al momento de seleccionar sus prendas de vestir; orientándose para la identificación de los productos a través de las etiquetas e impresiones que están adheridas a los mismos; por lo tanto, es relevante el aspecto gráfico de los signos (…).

   II. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

   III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 136, literales a) y h) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 81, 82, literales a) y e); 83, literales a), c), d) y e); 84 y 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo mixto JOHN PIER SPECIAL.

   Así mismo se interpretará la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

Artículo 81

Podrán...