PROCESO 015-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 015-IP-2007

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión.

Actor: AMBROSOLI PERÚ S.A.

Marca: “AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI.

Expediente Interno N° 1746-2005.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los siete días del mes de marzo del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 6 de febrero de 2007.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad AMBROSOLI PERÚ S.A.

   La parte demandada la constituyen: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú; el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: PARKE, DAVIS & CO. LIMITED.

2. Acto demandado

   La sociedad AMBROSOLI PERÚ S.A. impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 621-2000/TPI-INDECOPI, de 16 de mayo de 2000, que confirma la Resolución Nº 6303-1997/OSD-INDECOPI, de 26 de mayo de 1997 que declaró FUNDADA la observación planteada por Parke, Davis & Co. Limited y DENEGÓ el registro del signo AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI, solicitada por AMBROSOLI PERÚ S.A. para distinguir productos de confitería, dulcería, chocolatería y demás de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 3 de octubre de 1996, la sociedad AMBROSOLI PERÚ S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro del signo “AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI”, para distinguir productos de confitería, dulcería, chocolatería y demás de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

2. El 12 de diciembre de 1996, PARKE, DAVIS & CO. LIMITED formuló observación contra la solicitud de registro en base a los siguientes argumentos:

   1. Ostentar la titularidad de las siguientes marcas registradas: ICE LYPTUS, CHERRU-LYPTUS, MENTHOL-LYPTUS, MENTA-LYPTUS, HALLS RASPBERRY LYPTUS, HALLS CHERRY LYPTUS, LEMON LYPTUS, ORANGE LYPTUS y MENTHOL-LYPTUS para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

   2. Ser titular de una familia de marcas formada con base en el término LYPTUS por lo que el signo solicitado podría ser considerado como una marca más de su empresa.

   3. Que el uso del término LYPTUS por parte de terceros perjudica la fuerza distintiva de sus marcas registradas.

3. El 28 de enero de 1997, AMBROSOLI PERÚ S.A. absolvió el traslado de la observación, manifestando lo siguiente:

   1. Que el signo solicitado, AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI, no era confundible con las marcas registradas de la empresa observante.

   2. Que AMBROSOLI PERÚ S.A. ostenta la titularidad de la marca CALIPTUS, en la clase 30 de la Clasificación Internacional, así como de la notoriamente conocida marca AMBROSOLI, cuyo prefijo AMBRO forma parte del signo solicitado e indica la procedencia empresarial del producto.

4. El 26 de mayo de 1997, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 6303-1997/OSD-INDECOPI, la cual declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado.

5. El 13 de junio de 1997, AMBROSOLI PERÚ S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución citada.

6. El 16 de mayo de 2000, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución No. 621-2000/TPI-INDECOPI, la cual confirmó la resolución de primera instancia y denegó el registro del signo AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

7. La sociedad AMBROSOLI PERÚ S.A. interpuso demanda de impugnación, en contra de la resolución últimamente emitida.

8. El 25 de junio de 2002, la Fiscalía Suprema en lo Civil de Lima opina que se declare INFUNDADA la demanda incoada por AMBROSOLI PERÚ S.A.

9. El 24 de enero de 2005, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda incoada por AMBROSOLI PERÚ S.A.

10. Molitalia S.A., sucesor procesal de Ambrosoli Perú S.A. interpuso RECURSO DE APELACIÓN en contra de la resolución mencionada “a fin de que sea revisada por el Superior Jerárquico y REVOCADA en su oportunidad”.

    2. Fundamentos de la Demanda

       La sociedad AMBROSOLI PERÚ S.A. presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

       Afirma que “Si bien el término LYPTUS, forma parte de varias marcas registradas a nombre de la empresa Parke Davis & Co. Limited, dicho término no constituye un elemento que determine la presencia de una familia de marcas”.

       Sostiene que “En el presente caso, si bien se verifica la existencia de una pluralidad de marcas en la clase 30 de la Clasificación Internacional, a nombre de un mismo titular, que ostentan el término de origen inglés, LYPTUS (lip-tus’), también se verifica la existencia de otra marca registrada, a favor de otro titular, que lleva la partícula LIPTUS (liptus), para distinguir productos similares de la misma clase 30 (…)”.

       Añade que “Así, existe la marca CALIPTUS (ka-lip-tus), con certificado No. xxxxx (sic), inscrita a favor de Ambrosoli Perú S.A., la misma empresa que ahora solicita el registro de la marca AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI para distinguir productos de la misma clase 30 de la Clasificación Internacional”.

       Sobre el tema, indica que “la partícula LIPTUS se encuentra totalmente unida, integrada, a la denominación AMBROLIPTUS formando un todo indivisible, del mismo modo en que LIPTUS se encuentra integrada en el signo CALIPTUS, registrado a nombre de Ambrosoli Perú S.A.”.

       Advierte que la Autoridad Administrativa ha hecho una incorrecta aplicación de los criterios para determinar la confundibilidad entre marcas, “ya que, por ejemplo, no ha hecho una apreciación de los signos evaluados, considerando su aspecto de conjunto sino que ha desmembrado el signo AMBROLIPTUS DE AMBROSOLI, en especial, el término AMBROLIPTUS para hacer su análisis sólo sobre una parte de éste (…)”.

       Observa que “AMBRO es el apócope de AMBROSOLI cuya ubicación al inicio del conjunto, facilita la recordación de este término –AMBRO- por el público consumidor, (…) y forma parte de una serie de marcas registradas, que el consumidor o público en general, identifica con la bien conocida familia de marcas AMBROSOLI”.

       Indica que “entre el signo solicitado y las marcas de la observante, no existe similitud gráfica, fonética, ni conceptual, capaz de causar confusión entre los mismos (confusión directa) o capaz de inducir a pensar que ambos tienen un mismo origen empresarial (confusión indirecta)”.

    3. Contestaciones a la demanda

       El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú, da contestación a la demanda:

       Respecto a la familia de marcas sostiene que “En el presente caso se acreditó en el expediente administrativo que la empresa Parke Davis & Co. Limited tiene registrado a su favor varios signos que incluyen en su estructura la partícula ‘LYPTUS’ (…)”.

       Sobre el registro de la marca “CALIPTUS” a favor de la actora indica que “el término ‘LIPTUS’ (que aparece escrito con I y no con Y) carece de individualidad, puesto que se pierde en la impresión del conjunto del signo de tal forma que dicha partícula del signo solicitado no es percibida claramente ni individualizada por el público consumidor”.

       Afirma que “la autoridad administrativa consideró que al estar presente en el signo solicitado el término ‘LYPTUS’ (escrito con I) y al tener éste individualidad en la impresión en conjunto del signo, el consumidor podría pensar que la marca solicitada constituye una variación de las marcas ya registradas, atribuyéndoles erróneamente un mismo origen empresarial (…)”.

       Finalmente, señala que “debe apreciarse que las marcas en conflicto están destinadas a distinguir los mismos productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, lo cual incrementa el riesgo de confusión entre las mismas”.

       El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales da contestación a la demanda:

       Afirma que “al ser utilizada la partícula LYPTUS por un mismo titular en diversos signos sin que se encuentre identificada como tal en otras marcas registradas para productos similares, puede asumirse que el público consumidor ha llegado a asociar dicha partícula con un origen empresarial...