PROCESO 06-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 06-IP-2007

Interpretación prejudicial del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 134, 135, literales a), b) y e) y último párrafo, 136, literal b), 190, 191, 192, 193 y Disposición Transitoria Primera de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-00064. Actor: Sociedad CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA – CORPORACIÓN BIOTEC. Marca mixta: CORPORACION BIOTEC.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de febrero de 2007.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes.

Demandante: Sociedad CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA – CORPORACIÓN BIOTEC.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: Sociedad BIOTEC COLOMBIA S.A.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA -CORPORACIÓN BIOTEC, solicitó el 29 de marzo de 2001 el registro del signo mixto CORPORACIÓN BIOTEC para amparar los siguientes servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “investigaciones técnicas, explotación de patentes y consultas profesionales”. Solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 01 25178. La representación gráfica de la marca es la siguiente:

   2. La sociedad BIOTEC COLOMBIA S.A. presentó observaciones al registro de la mencionada marca, con base en las siguientes marcas distintivas:

      • Marca BIOTEC (denominativa), para amparar los siguientes servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “diseño, construcción y puesta en operación de plantas de tratamiento de desechos y efluentes orgánicos agroindustriales, agropecuarios y urbanos, mediante la aplicación de tecnologías de fermentación aeróbica (compostaje) y anaeróbica (biodigestores), en aras de lograr su descontaminación, su valorización y su aprovechamiento para fertilización orgánica de los cultivos”.

      Fue otorgada con el certificado N° 203944.

      • Marca BIOTEC (denominativa), para amparar servicios de la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado N° 291647.

      • Nombre comercial BIOTEC COLOMBIA S.A. (denominativo), para amparar servicios relacionados con la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado N° 11287.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 38224 de 26 de noviembre de 2001, declaró fundadas las observaciones presentadas y negó el registro de la marca mixta CORPORACIÓN BIOTEC.

   4. La sociedad CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA -CORPORACIÓN BIOTEC- presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. Mediante Resolución N° 5805 de 26 de febrero de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, resolvió el recurso presentado en el sentido de confirmar la Resolución N° 38224 de 26 de noviembre de 2001. Además, mediante dicho acto administrativo concedió al accionante el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 20584 de 27 de junio de 2002, resolvió desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto y confirmó la antes mencionada Resolución N° 38224.

   7. La sociedad CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA -CORPORACIÓN BIOTEC, mediante escrito presentado el 30 de enero de 2003, interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

   La sociedad CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA –CORPORACIÓN BIOTEC- soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

   1. La marca mixta CORPORACIÓN BIOTEC está conformada por elementos denominativos y gráficos que la hacen suficientemente distintiva y, por lo tanto, registrable para distinguir los servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. La marca BIOTEC constituye un signo genérico y descriptivo respecto de los servicios de la clase 42, ya que se refiere a la aplicación de la biotecnología.

      De conformidad con lo anterior, el signo BIOTECH en inglés es equivalente al signo BIOTEC en español, de modo que su genericidad y descriptividad es exactamente la misma en ambos idiomas. En el diccionario American Heritage, la palabra BIOTECH significa “sustantivo informal de biotecnología”.

   3. El signo mixto CORPORACIÓN BIOTEC es una marca registrable en la clase 42, ya que no puede decirse que consiste únicamente una expresión genérica o descriptiva, sino que es un signo compuesto al que se han añadido elementos gráficos que lo hacen distintivo.

   4. Aún en el caso de concluir que el signo solicitado no es distintivo, se debe tener en cuenta que éste ha adquirido distintividad en virtud de su uso intenso.

   5. Los signos en conflicto han coexistido durante varios años, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio ha proferido varias resoluciones que conceden el registro de la marca mixta CORPORACIÓN BIOTEC para amparar diversos productos y servicios.

3. La contestación a la demanda.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

      La Superintendecia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Con la expedición de las resoluciones demandadas no se ha incurrido en violación del ordenamiento legal y comunitario en materia de propiedad intelectual.

      • La marca mixta CORPORACIÓN BIOTEC y la marca denominativa BIOTEC presentan semejanzas de orden visual y auditivo; además, el elemento predominante en ambas es el denominativo, por lo que existe un alto riesgo de confusión, más aún si distinguen servicios de la clase 42.

      • La expresión CORPORACIÓN no es distintiva, ya que se refiere a un tipo de asociación empresarial; por lo tanto, del examen comparativo realizado entre las denominaciones BIOTEC resulta una identidad plena que podría inducir a confusión al público consumidor.

      • El signo solicitado para registro no cumple con el requisito esencial de distintividad, ya que no logra referir el origen empresarial de los servicios que pretende amparar, aún cuando se hubiese solicitado una limitación de los servicios amparados.

      • Los signos en conflicto comprenden servicios que tienen como base la investigación y el desarrollo tecnológico y, por lo tanto, se genera la posibilidad de inducir al público consumidor a error en relación con el origen empresarial de dichos servicios.

      Los servicios que amparan los signos en conflicto son relacionados entre sí.

      • De conformidad con lo anterior, el público consumidor se vería expuesto a confusión directa e indirecta.

   2. Por parte del tercero interesado.

      El Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Oficio 1836 de 8 de noviembre de 2006 dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, informa que la sociedad BIOTEC COLOMBIA S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, no contestó la demanda.

      II. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

      III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

      Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 81, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 134, 135 literales a), b) y e) y último párrafo, 136 literal a) y b), 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca mixta CORPORACIÓN BIOTEC.

      Así mismo se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

      DECISIÓN 486

      (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será...