Proceso 013-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso 013-IP-2007

Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República del Colombia, en el Proceso Interno N° 2004-0191. Actor: GRUPO NOVA S.A. Marca: SUELANOVA.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de marzo del año dos mil siete.

VISTOS

El Oficio Nº 1838, de 8 de noviembre de 2006, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, remitió la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2004-0191.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 6 de febrero de 2007.

1. Las partes.

   La parte actora es la sociedad GRUPO NOVA S.A.

   Se demanda a la Nación colombiana, a través del Superintendente encargado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   Interviene como tercero interesado: SOCIEDAD COMPAÑÍA DE PRODUCTOS GRULLA S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes

1. Hechos.

   Con fecha 6 de marzo de 1997, la sociedad GRUPO NOVA S.A., presentó solicitud de registro del signo SUELANOVA (mixto) para distinguir calzado, antideslizantes para el calzado, herrajes de calzado, punteras de calzado, refuerzos de calzado, suelas, tacones y demás insumos relacionados con el calzado; todos ellos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional.

   Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial de Propiedad Industrial N° 446, COMPAÑÍA DE PRODUCTOS GRULLA S.A., formuló observación en base al registro de su marca NOVA en clase 25.

   La División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 25419 de fecha 30 de noviembre de 1999, declaró fundada la observación y denegó el registro de la marca solicitada.

   GRUPO NOVA S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, que fueron resueltos por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido de confirmar la resolución de primera instancia administrativa, mediante Resoluciones N° 39137 y 33080, respectivamente.

   Así, GRUPO NOVA S.A. formula acción de nulidad y restablecimiento del Derecho con fecha 7 de mayo de 2004.

2. Fundamentos de la Demanda.

   Señala la actora que la autoridad administrativa viola la norma comunitaria, especialmente los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486, dado las evidentes diferencias y la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos en conflicto, ya que una marca es denominativa, la otra es mixta, y además están compuestas por diferentes elementos denominativos.

   2.3 Contestaciones a la Demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda, alegando la legalidad de los actos administrativos impugnados. Solicita denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico, por el hecho que si bien los signos sub materia (SUELANOVA y NOVA) presentan algunas diferencias gráficas, el signo solicitado está conformado por el prefijo genérico “suela”, por lo que el término básico en éste es la partícula NOVA, que es la denominación que conforma la marca registrada por la observante.

   Por su lado, PRODUCTOS GRULLA S.A., se apersona al proceso y señala estar en liquidación obligatoria, motivo por el cual transfirió su registro marcario a la empresa CONFECCIONES NOVA LTDA.

   CONSIDERANDO:

   Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así de los artículos 134 y 136 literal a), por no haber estado vigentes al momento de la presentación de la solicitud, ni el artículo 135 literal b), por no ser pertinente.

   El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

   (…)

   DECISIÓN 486

   (…)

   DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

   Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

   (…)

   En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

   Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en...