PROCESO 018-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 018-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 81, 83 literal e), 84, 118, 119, 120, 121 y 122 de la misma Decisión.

Actor: SOCIEDAD MIMO S.A.

Lema comercial: “MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO”

Expediente Interno N° 176-00-LM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de febrero el año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor César Moya Jiménez.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 15 de enero de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2007.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad MIMO S.A.

   La parte demandada la constituyen: el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; y, el Procurador General del Estado.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad PRODUCTOS SANITARIOS SANCELA S.A.

2. Acto demandado

   La sociedad MIMO S.A. plantea que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 975875, de 18 de febrero de 2000, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (e) de la República del Ecuador, que rechazó la observación presentada por la sociedad MIMO S.A. y concedió el registro de la denominación solicitada por la sociedad PRODUCTOS SANITARIOS SANCELA S.A. por no contravenir lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual; y, ordenó la continuación del trámite de registro y la emisión del respectivo título previo el cumplimiento de las formalidades legales.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 12 de marzo de 1998, la sociedad PRODUCTOS SANITARIOS SANCELA S.A. solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro del lema comercial “MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO”.

2. El lema comercial “MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO” fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 398, correspondiente al mes de marzo de 1998.

3. El 21 de enero de 1999, MIMO S.A. presentó observaciones en contra de la solicitud de registro, en base a los siguientes argumentos:

   1. MIMO S.A. es legítima propietaria de las marcas “MINI LADY”, “MAXY LADY” y “LADY”.

   2. Que existe marcada semejanza gráfica, visual, auditiva y fonética entre las denominaciones “MINI LADY”, “MAXI LADY” y “LADY”, lo cual ocasionaría confusión en el público consumidor.

   3. Que la solicitud de registro como lema comercial de “MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO” es irregistrable, por no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 81, 83 a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

4. Con oficio Nº 967975, de 17 de marzo de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial corrió traslado a PRODUCTOS SANITARIOS SANCELA S.A. con las observaciones presentadas.

5. El 18 de febrero de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 975875, la cual resolvió rechazar las observaciones presentadas y conceder el registro del lema comercial solicitado por PRODUCTOS SANITARIOS SANCELA S.A.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

      La sociedad MIMO S.A., a través de su gerente general, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

   1. Las marcas “MINI LADY”, “MAXI LADY” y “LADY” son marcas que han alcanzado fama y notoriedad, y se encuentran registradas en Ecuador y en otros países.

   2. Dado que el lema comercial solicitado se usaría para “toallas sanitarias”, el público consumidor se confundiría con las famosas marcas “MINI LADY”, “MAXI LADY” y “LADY”, destinadas a proteger también toallas sanitarias.

   3. El lema comercial “MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO” constituye un signo que carece de toda perceptibilidad, distinción y no es posible de representación gráfica, dada la existencia de las marcas notorias “MINI LADY”, “MAXI LADY” y “LADY”.

   4. El lema comercial “MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO” es extremadamente similar a las marcas “MINI LADY”, “MAXI LADY” y “LADY”, por lo cual la coexistencia de las marcas en controversia indudablemente induciría a confusión directa e indirecta al público consumidor.

   5. Es inaceptable que coexistan dos marcas (sic) idénticas, para proteger el mismo tipo de productos.

   6. Entre las marcas (sic) en conflicto existe “extremada semejanza auditiva, fonética, visual”, por lo que su coexistencia ocasionaría error o confusión entre el público consumidor.

   7. Que el Director Nacional de Propiedad Industrial ha olvidado el riesgo de asociación respecto al lema comercial y las marcas “MINI LADY”, “MAXI LADY” y “LADY”, pues el público consumidor inevitablemente las asociaría con sus famosas marcas.

   8. Que la solicitud del registro contraviene lo dispuesto en los artículos 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual.

   3. Contestaciones a la demanda

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, da contestación a la demanda:

   1. “Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda;

   2. Ratifico la resolución No. 975875 que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente;

   3. Impugno la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de improcedente;

   4. Se reproduzca todo lo que de autos me fuere favorable y lo demás que me franquea la Ley”.

      El Director Nacional de Propiedad Industrial deduce excepciones y fundamenta su contestación indicando:

   1. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial era el órgano competente para resolver sobre la concesión o denegación de un registro, por lo que la resolución impugnada es plenamente legal y válida.

   2. El lema comercial acompaña siempre e indisolublemente, estando permanentemente ligado a una marca y su uso está supeditado a ella. Es decir, deberá exigirse la distintividad de la marca, mas no del lema comercial, porque no se usa solo sino acompañado de una marca.

   3. Por su naturaleza y por ser una frase o leyenda, el lema comercial está compuesto de términos genéricos y descriptivos, de ahí que se debe ser menos rígido al exigir originalidad y novedad a un signo de este tipo. Este signo distintivo es accesorio a la marca y supeditado a la misma, debiendo exigirse distintividad respecto de terceros signos al examinar una marca y mayor flexibilidad con relación al lema comercial dada su composición en base a los términos genéricos, descriptivos y de uso común. La rigidez debe referirse a la marca a la cual acompañará el lema comercial ya que los consumidores no solicitan el producto por el nombre del lema comercial, sino por la denominación de la marca.

   4. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación y conceder el registro de la denominación solicitada por cuanto no contravenía lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y artículo 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual.

      El Procurador General del Estado pese a haber sido legalmente citado no contestó la demanda.

   4. Tercero interesado

      La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. comparece como tercero interesado y contesta la demanda. Manifiesta, principalmente:

   1. Que “se especificó en la solicitud de registro que este lema comercial será utilizado con la marca NOSOTRAS registrada a favor de mi representada (…)”.

   2. “Es un hecho que la marca NOSOTRAS con la cual será utilizado el lema comercial constituye una marca notoria, en razón del conocimiento que tiene de esta (sic) toda mujer en el territorio ecuatoriano”.

   3. “El objeto del lema comercial no es distinguir un producto, como lo hace la marca, su objeto es acompañar o ser un complemento de esta (sic); por lo que sería absurdo pensar que el lema en controversia, pretende ser identificable o identificar por sí solo. De ahí que, el lema comercial no tiene vida propia, sino que es un signo accesorio de la marca, se transfiere con la misma como lo determina la normatividad y se mantiene en vigencia mientras esta (sic) subsista”.

   4. “El lema comercial de propiedad de mi representada tiene que ser analizado en su conjunto y no de forma aislada, tomando en cuenta que es la parte accesoria de la marca principal NOSOTRAS y pretende otorgarle mayor distintividad frente al consumidor medio”.

   5. “Para realizar el análisis de registrabilidad de los lemas comerciales, es necesario ser un tanto más flexible, (…) el lema comercial no pretende ser distintivo por sí mismo, sino que pretende otorgarle distintividad a la marca principal, de la cual este (sic) es accesorio”.

   6. La expresión MILADY, que forma parte del lema comercial MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO, sí es una expresión peculiar, (…) además que este lema comercial se conforma de cinco palabras y no de una sola MILADY, como pretende hacer creer la...