PROCESO 012-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 012-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Marca: figurativa.

Expediente Interno Nº 2003-0385.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los trece días del mes de febrero del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 15 de diciembre de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2007.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.

   La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana - Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad SCOTT PAPER LIMITED.

2. Acto demandado

   La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Resolución 07798, de 27 de marzo de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual al decidir el recurso de apelación interpuesto resolvió: “Revocar la decisión contenida en la resolución 36686 de 2002; Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Productos Familia S.A.; Conceder el registro de la Marca Figurativa a favor de Scott Paper Limited, para distinguir papel higiénico, especialmente papel para el baño, productos comprendidos en la clase 16 de la octava edición de la Clasificación Internacional de Niza”.

   Como consecuencia de lo anterior solicita que: (i) se declare fundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y se ordene a la División de Signos Distintivos cancelar el certificado de registro de la marca mencionada; (ii) se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia; y, (iii) se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   - El 22 de enero de 2002, la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro de un signo como marca consistente en “un diseño figurativo para distinguir papel higiénico, especialmente papel para el baño”, productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - El 30 de mayo de 2002 se publicó el extracto de dicha solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 516, página 25.

   - La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó oposición a la solicitud, con base en la falta de aptitud distintiva del signo solicitado como marca.

   - El 21 de noviembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 36686, que declaró fundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y, negó el registro del signo solicitado por SCOTT PAPER LIMITED.

   - SCOTT PAPER LIMITED, sociedad solicitante del registro, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución mencionada.

   - El 27 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia resolvió el recurso de reposición mediante Resolución Nº 5880, confirmando la resolución impugnada y, concedió el recurso de apelación.

   - El 27 de marzo de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 07798, revocó la decisión emitida en la Resolución Nº 36686, declaró infundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S.A.; y, concedió el registro del signo solicitado a favor de SCOTT PAPER LIMITED.

   b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

   La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., constituida de conformidad con las leyes colombianas, domiciliada en Medellín, con intervención de su apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

   Sostiene que “Mediante los (sic) actos (sic) administrativos (sic) acusados (sic) la Administración violó directamente, por falta de aplicación, el art. 135, literales a) y b) de la Decisión 486, en concordancia con el art. 134 de la misma Decisión”.

   Señala que el signo “constituido por el diseño de una serie de flores, botones y corazones encerrados por rombos irregulares estampados en el relieve en la totalidad de la superficie del papel higiénico”, “(…) cumple una finalidad esencialmente decorativa y ornamental del producto y no es ni puede ser percibida por los consumidores como un signo que indique una procedencia empresarial”.

   Agrega que, “En consecuencia, por tener el mencionado signo una finalidad exclusivamente decorativa y ornamental, no tiene aptitud para distinguir productos y por ende no puede considerarse como marca”.

   Insiste en que “las flores y otras figuras estampadas en relieve sobre las totalidad de la superficie del papel higiénico, son elementos decorativos usualmente utilizados en el mercado para ese tipo de productos, circunstancia que permite afirmar que son diseños que carecen de distintividad intrínseca. Asimismo, el hecho de aparecer estampada en una serie repetida no permite que el consumidor las perciba como un signo que indique un origen empresarial y aún en el evento que el signo fuese inherentemente distintivo, tal capacidad distintiva desaparecería por la impresión que se deriva del patrón del diseño utilizado a base de una serie repetida de figuras”.

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación -Superintendencia de Industria y Comercio- por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

   Señala que “Con la expedición de la Resolución 07798 de 27 de marzo de 2003 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, no se ha incurrido en ninguna violación de normas de carácter legal, constitucional o supranacional”.

   Después de referirse a la suficiente distintividad y a la susceptibilidad de representación gráfica, señala que “se puede deducir de manera diáfana que la marca solicitada cumple con todos los requisitos de registrabilidad contemplados en la normatividad vigente”.

   Asevera que “la marca solicitada es registrable por cuanto es distintiva, al no tener una característica común frente a los productos de los competidores y es capaz de distinguir los productos comprendidos en la clase 16 Internacional”.

   Finalmente, advierte que “los componentes figurativos de la marca registrada corresponden a una figura propio (sic) y novedosa. Dicho diseño no es común frente a los productos que distinguen la clase 16, y por lo tanto se puede hacer suficientemente distintivo frente a los mismos productos de los competidores. Lo anterior quiere decir que no se esta (sic) privando a un presunto competidor de imprimir un diseño particular a un producto de la clase 16, pues en el caso de que éstos lo quieran hacer a través de una marca figurativa, dichos diseños pueden contener otros elementos suficientemente distintivos frente a los del signo previamente registrado”.

   d) Tercero Interesado

   La sociedad SCOTT PAPER LIMITED, domiciliada en Bogotá D.C. (Colombia) y, considerada como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la...