PROCESO 010-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 010-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PARMALAT BRASIL S/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS.

Marca: “KIDLAT”.

Expediente Interno Nº 2003-0101.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los trece días del mes de febrero del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 15 de diciembre de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2007.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad PARMALAT BRASIL S/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS.

   La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

   Los terceros interesados del acto administrativo impugnado son: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y ARCOR DO BRASIL LTDA.

2. Acto demandado

   La sociedad PARMALAT BRASIL S/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Resolución 26039, de 20 de agosto de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual al decidir el recurso de apelación interpuesto resolvió: “Revocar la decisión contenida en la resolución no (sic) 6261 de 2002, en cuanto concede el registro de la marca solicitada; Declarar Fundada la oposición presentada por Societé Des Products Nestlé S.A.; Negar el registro de la marca KIDLAT, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza”.

   Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita que (i) se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir la resolución mediante la cual se declare infundada la oposición presentada por Societé Des Produits Nestlé S.A.; (ii) se ordene a la División de Signos Distintivos conceder y efectuar la inscripción del certificado de registro de la marca KIDLAT en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de Parmalat Brasil S/A Industria de Alimentos; y, (iii) se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo dentro de los treinta días siguientes a su comunicación.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 16 de abril de 2001, la sociedad PARMALAT BRASIL S/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS solicitó el registro del signo “KIDLAT”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 509 de 31 de octubre de 2001.

      - Se presentaron dos oposiciones: la primera por parte de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., y la segunda por parte de TOSTINES INDUSTRIAL E COMERCIAL LIMITADA que para entonces era titular de la marca KID’S, siendo su titular actual, ARCOR DO BRASIL LTDA.

      - La oposición de la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. se fundamentó en el registro de la marca KIT KAT, para amparar “chocolate, chocolates, chocolates no medicados, caramelo, pastelería y goma de mascar”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional; por tanto, incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      La oposición de la sociedad TOSTINES INDUSTRIAL E COMERCIAL LIMITADA se basó en el registro de la marca KID’S para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Se fundamentó en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      - Dentro del término legal, la sociedad PARMALAT BRASIL S/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS dio respuesta a las oposiciones formuladas. Fundamentó sus argumentaciones en la ausencia del riesgo de confusión entre las marcas KIDLAT, KID’S y KIT KAT, y en el hecho de ser titular del registro peruano 74801 de la marca KIDLAT en la Clase 30 con vigencia hasta el 12 de septiembre de 2011.

      - La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución No. 6261, de 27 de febrero de 2002, y resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas por las dos sociedades y concedió el registro del signo “KIDLAT” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional a favor de la sociedad PARMALAT BRASIL S/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS.

      - Las sociedades opositoras presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución 6261 referida.

      - La División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición interpuesto, a través de Resolución No. 16690 de 29 de mayo de 2002, confirmó la Resolución No. 6261 de 27 de febrero de 2002.

      - El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, a través de Resolución No. 26039, de 20 de agosto de 2002, resolvió “Revocar la decisión contenida en la resolución no (sic) 6261 de 2002, en cuanto concede el registro de la marca solicitada; Declarar Fundada la oposición presentada por Societé Des Products Nestlé S.A.; Negar el registro de la marca KIDLAT, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza”.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      PARMALAT BRASIL S/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS, sociedad domiciliada en Sao Paulo, a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

      Argumenta la violación de los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, 6quinquies C.1) del Convenio de Paris, y, la falta de aplicación del artículo 134 de la misma Decisión.

      Sobre la ausencia de semejanza entre las marcas enfrentadas señala que “Al comparar las marcas KIDLAT y KIT KAT, se evidencia que las mismas no se asemejan de forma que puedan inducir al público a error, por cuanto poseen características visuales, fonéticas y conceptuales que las hacen suficientemente distinguibles (…)”.

      Asevera que “si bien las marcas comparten las vocales, la diferencia en las consonantes y la pronunciación de las mismas concede distintividad fonética suficiente a la marca KIDLAT”.

      Observa que “La marca KIDLAT ofrece entonces al consumidor la idea de aquel al que se dirige el producto (niño) y que a la vez aclara sobre el origen del mismo producto (fabricado por la sociedad Parmalat); la marca KIT KAT por su parte no evoca ni ofrece idea alguna al consumidor”.

      Afirma que “no puede aducirse la existencia de riesgo de asociación ni de confusión respecto de la coexistencia de las marcas KIT KAT y KIDLAT no sólo en cuanto comportan elementos fonéticos que las distinguen sino además porque la dimensión conceptual otorga distintividad suficiente para que el consumidor quede salvaguardado de riesgo alguno”.

      Sobre los productos amparados por las marcas enfrentadas señala que ella “ofrece ya cierta información sobre el tipo de producto que ampara bajo su marca, esto es, un producto ofrecido para niños que se encuentra amparado por la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza”, y, que “por su parte, la marca KIT KAT ampara ‘chocolate, chocolates, chocolates no medicados, caramelo, pastelería y goma de mascar’. No obstante ser la descripción de algo general, la marca es conocida por el consumidor por identificar exclusivamente chocolates. Esto es lo que precisamente ha facilitado la pacífica coexistencia de las marcas KIDLAT y KIT KAT en PERÚ y en PARAGUAY”.

      Finalmente, afirma que no se aplicó el artículo 6quinquies C.1) del Convenio de Paris, “al no considerar el hecho de la coexistencia pacífica entre las marcas KIDLAT y KIT KAT en PERÚ y en PARAGUAY”, lo cual “constituye un indicio fehaciente a favor de la ausencia de confundibilidad entre las marcas y de la distintividad de que goza la marca KIDLAT, por ejemplo a nivel suramericano”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

      Señala que “los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajusta (sic) plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”.

      Afirma que el signo KIDLAT si bien es susceptible de representación gráfica, “a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘KIDLAT’ (solicitada) y ‘KIT KAT (registrada) resulta indudable que presentan...