PROCESO 195-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 195-IP-2006

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Signo: UBS (nominativo). Actor: sociedad UBS A.G. Proceso interno Nº 2004-0196.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de febrero del año dos mil siete.

VISTOS:

El Oficio Nº 1837, de 8 de noviembre de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 14 de noviembre de 2006, por el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0196;

El auto de 19 de enero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 1837, de 8 de noviembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: UBS A.G. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: United Parcel Service of America, Inc.

2. Hechos

   El 26 de mayo de 1997, la sociedad SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT, solicitó, ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo UBS (nominativo) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 451, de 29 de septiembre de 1997, a la que presentó observaciones la sociedad United Parcel Service of America, Inc. con base al registro de su marca UPS+diseño. El 15 de febrero de 1999 se solicitó el cambio de nombre de la sociedad SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT por UBS A.G.

   Por Resolución Nº 9824, de 29 de mayo de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación y negó el registro del signo UBS (nominativo). Contra dicha Resolución la sociedad UBS A.G. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 21513, de 30 de julio de 2003, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 4842, de 27 de febrero de 2004, también, confirmó la Resolución Nº 9824, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio, al emitir las Resoluciones impugnadas violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que “La marca ‘UBS’ (sic) que se emplea para distinguir servicios de telecomunicaciones comprendidos en la clase 38 internacional, se trata de un signo indivisible, que es novedoso y se ha constituido en una marca con fuerza distintiva suficiente, respecto de otros signos o servicios con los que pudiere confundirse, por lo tanto cumple plenamente con el presupuesto de representación grafica (sic), mediante su lectura y escritura, que es en definitiva lo que retiene la imaginación de sus innumerables consumidores, el cual no se encuentra afectado por la existencia previa de la marca nominativa ‘UPS’ (sic) clase 38, pues se trata de dos signos realmente diferentes”.

   Indica que también se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y dice “aunque sí no aparece en los signos las letras UPS, signo base de la negativa corresponden a las iniciales del nombre de la compañía titular de la marca UNITED PARCEL SERVICE (sic) y las letras UBS, signo solicitado por mi representada corresponden a la sigla UNION DE BANCOS SUIZOS. Es decir, en el mercado esta (sic) perfectamente establecido que la primera compañía explota los servicios de correo y la segunda, o sea, mi representada explota servicios financieros y similares por medio de establecimientos financieros y bancos”. Dice que “las marcas UBS y UPS, se encuentran registradas y vigentes en Colombia para la clase 36, y 16 y de hecho, están coexistiendo en Colombia”.

   Manifiesta que desde el punto de vista fonético, visual, conceptual y ortográfico los signos en disputa son diferentes y no crean confusión.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…)”. Sostiene que la Resolución Nº 9824, de 29 de mayo de 1998, fue expedida legal y válidamente “negando el registro de la marca ‘UBS’, para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la nomenclatura vigente, solicitada por la Sociedad UBS AG, con fundamento en el registro anterior de la marca ‘UPS’ para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la nomenclatura vigente”.

   Sostiene que, tal como lo manifestó la División de Signos Distintivos, ”la marca UBS’, (solicitada), clase 38 presenta semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca ‘UPS’ para distinguir los servicios comprendidos en la clase 38 de la nomenclatura vigente, existiendo posibilidad de confusión, más aún si se tiene en cuenta que distinguen servicios de la misma clase”. Manifiesta que “la expresión ‘UBS’ solicitada como registro marcario, se tiene que consiste simplemente en una reproducción fonética de la marca previamente registrada ‘UPS’; ello por cuanto el signo solicitado reproduce parcialmente la marca registrada, en razón a que solamente se cambia la letra P por la B, las cuales evidentemente tienen muchas similitudes el público consumidor las percibe como BE y PE, por lo que de coexistir en el mercado generarían riesgo de confusión en el público consumidor”

   También sostiene que “resulta evidente que el signo solicitado ‘UBS’ pretendía amparar servicios de telecomunicaciones relacionadas con los servicios bancarios de la clase 38 y la marca previamente registrada ‘UPS’ ampara de manera general los servicios de telecomunicaciones, de...